[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 18장

특허뉴스 박진석 기자 | 기사입력 2017/10/01 [11:33]

[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 18장

특허뉴스 박진석 기자 | 입력 : 2017/10/01 [11:33]

Q. 甲은 미국에서 2009년 2월 10일 특허출원한 발명 A를 2009년 12월 1일 우리나라에 특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)의 규정에 의한 우선권을 주장하여 특허출원하였고, 현재 국내에서 심사가 진행 중이다. 한편, 乙은 2009년 1월 5일에 간행된 저명한 학술잡지에 甲의 발명 A와 동일한 발명을 발표하였고, 2009년 6월 10일에 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)의 규정에 의하여 공지 등이 되지 아니하였다는 취지를 기재한 서면 및 증명서를 첨부하여 발명 A를 우리나라에 특허출원하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 甲과 乙은 각각 독자적으로 발명 A를 발명한 것으로 본다)
 
① 甲은 적법하게 조약우선권주장을 수반하는 출원을 하였으므로 乙의 국내출원 여부와 상관없이 특허를 받을 수 있다.

② 甲의 국내출원은 乙의 국내출원보다 출원일이 늦기 때문에 특허를 받을 수 없다.

③ 乙의 국내출원은 출원시 공지예외주장을 수반하고 있어서 출원일이 소급되므로 甲의 미국출원 여부와 상관없이 특허를 받을 수 있다.

④ 乙의 국내출원은 적법한 공지예외주장에도 불구하고 甲의 미국출원보다 출원일이 늦어, 미국에서의 발명 A의 공개 여부와 무관하게 신규성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.

⑤ 甲과 乙의 국내출원은 모두 특허를 받을 수 없다.

<관련 특허법 규정>
제54조(조약에 의한 우선권주장) ① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.
②제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년이내에 특허출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없다.
제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
 
<해설>
2009. 1. 5.    乙의 발명 A 공지
2009. 2. 10.   甲의 발명 A 미국 출원
2009. 6. 10.   乙의 발명 A 국내 출원 (비공지의제 주장)
2009. 12. 1.   甲의 발명 A 국내 출원 (조약우선권 주장)
① 甲은 특허법 제54조 규정에 의해 적법하게 조약우선권주장 출원을 한 것으로 보이나, 乙은 2009년 1월 5일에 甲의 발명과는 무관하게 발명 A를 공지하였고, 甲의 우선권주장 출원의 출원일이 선출원일로 인정된다고 하더라도 이는 乙의 공지일 후이므로, 신규성위반을 이유로 등록이 불가하다. 따라서 틀린 말이다.
② 甲의 국내출원일은 제54조 제1항에 의해 우선권주장출원일(2009년 2월 10일)이 그 출원일로 되고, 乙의 출원일은 2009년 6월 10일이므로, 선출원주의 위반이 아니다. 신규성위반을 이유로 등록이 불가한 것이다. 따라서 틀린 말이다.
③ 제30조에 의한 비공지의제 주장은 신규성 및 진보성 판단에 있어서 당해 공지행위를 인용참증하지 않겠다는 것일 뿐, 출원일 자체를 소급하는 효력은 없다. 따라서 甲의 미국출원은 이와는 별개로 신규성 진보성 판단에 있어서 인용참증이 되므로 甲의 미국출원을 이유로 등록 불가하다. 따라서 틀린 말이다.
④ 선출원주의의 적용에 있어서 선원의 지위를 갖는 출원은 국내출원에 한정된다. 다만, 외국에서의 출원이라고 하더라도 그것이 공개되는 경우에는 신규성 판단에 있어 인용참증이 되므로 이를 이유로 거절된다. 즉, 乙의 출원은 미국에서의 발명 A가 공개되는 경우에 신규성이 부정된다. 따라서 틀린 말이다.
⑤ 위에서 살핀 바와 같이 甲은 乙의 국내에서의 공지행위로 인한 신규성 상실로 등록이 거절되고, 乙은 자기공지(자신이 일부러 심사관에게 고지하지 않겠지만 실질적으로 비공지의제를 받지 못하기 때문에 자기공지로 거절된다)로 거절될 여지가 있고 외형상으로는 甲의 조약우선권주장 출원에 의한 출원일 소급으로 인해 선출원주의 위반으로 등록이 거절된다. 따라서 맞는 말이다.
 
정답은 ⑤번이다.

Q. 甲과 乙은 2008년 5월 1일 공동으로 A를 발명하여 2009년 4월 1일 발명 Adp 대하여 공동으로 특허출원 X를 하였으나, 출원 후 乙은 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 甲의 동의 없이 2009년 6월 1일 丙에게 양도하였다. 이후 丙은 미공개 상태인 발명 A를 현저하게 개량시킨 발명 A'를 단독으로 완성하였고, 특허출원 X를 선출원으로 하여 국내우선권주장을 하면서 2010년 3월 2일 발명 A와 발명 A'에 대해서 단독으로 특허출원 Y를 하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 발명 A에 비하여 발명 A'은 진보성이 인정되며, 설문에서 제시된 사항 외의 다른 거절이유는 없는 것으로 한다)
 
① 甲과 乙이 공동출원한 특허출원 X는 丙의 특허출원 Y의 국내우선권주장의 기초가 된 선출원으로서 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하 간주되므로 특허를 받을 수 없다.

② 乙로부터 특허를 받을 수 있는 권리가 특허출원 후에 丙에게 승계되었으므로 특허출원인변경신고를 하여야 그 승계의 효력이 발생한다.

③ 丙이 출원한 특허출원 Y는 무권리자의 출원일뿐만 아니라 선출원주의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다.

④ 발명 A'은 발명 A에 비하여 진보성이 인정되므로 특허출원 Y는 특허를 받을 수 있다.

⑤ 丙의 특허출원 Y 중 발명 A에 관한 특허요건 판단시점은 2009년 4월 1일이다.
 
<관련 특허법 규정>
제33조(특허를 받을 수 있는 자) ②2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.
제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전등) ③특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.
제44조(공동출원) 제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.
 
<해설>
2008. 5. 1.  甲·乙 A 공동 발명
2009. 4. 1.  甲·乙 공동으로 특허X(A) 출원
2009. 6. 1.  乙이 丙에게 특허를 받을 수 있는 권리 양도 (甲의 동의 없음)
2010. 3. 2.  丙 특허Y(A+A') 출원 (특허출원 X 국내우선권 주장)
① 공동발명자는 특허를 받을 권리를 공유하고(제33조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없으므로(제37조), 甲의 동의없이 한 乙의 丙에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 무효이다. 따라서 甲과 乙은 여전히 공동으로 특허출원할 의무를 진다(제44조). 丙은 무권리자이므로 무권리자의 특허출원 Y는 무효이고 국내우선권주장도 무효이므로, 특허출원 X는 취하 간주되지 않는다. 따라서 틀린 말이다.
② 乙의 丙에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 甲의 동의가 없어 무효이다. 따라서 틀린 말이다.
③ 특허출원 Y는 무권리자인 丙에 의한 것이고, 甲과 乙의 공동의 특허출원 X는 취하 간주되지 아니하므로 선출원주의 위반이 된다. 따라서 맞는 말이다.
④ 무권리자의 출원이므로 특허를 받을 수 없다. 따라서 틀린 말이다.
⑤ 특허출원 Y가 적법하다면, 발명 A에 관한 특허요건 판단시점은 국내우선권주장 기초가 된 선출원의 출원일을 기준으로 하나, 특허출원 Y가 부적법한 이상 그러한 판단은 할 수 없다. 따라서 틀린 말이다.
 
정답은 ③번이다.
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