▲ 출처=freepik

 

 

표준특허보유는 해당 표준의 적용/사용에 따라 강력한 글로벌 시장지배력 확보가 가능하고 엄청난 기술료 창출도 가능하여 세계는 표준특허확보에 목숨을 걸다시피 하고 있다. 표준필수특허(Standard Essential Patent, SEP)는 첫째, 특허발명의 전 세계적 사용(Global use) 둘째, 침해 회피의 곤란성(반드시 침해되는) 셋째, 침해입증 용이성 등 때문에 그 위력이 대단하다. 이러한 표준특허의 개발과 확보/획득에는 많은 비용과 최고급의 인재가 필요하여 그 중심에는 대부분 글로벌 대기업이 존재한다.

 

특허뉴스는 앞으로 수차례에 걸쳐, 일본 경제산업성(산하 특허청)이 2017년도 초판에 이어 2022년 6월말에 수정판으로 업데이트한 ‘표준필수특허 라이선스 협상 가이드’를 번역/해설하여 게재한다.

 

표준 필수 특허를 둘러싼 과제와 배경(표준과 특허를 둘러싼 변화)

 

‘표준 필수 특허의 라이선스 협상에 관한 안내서’(이하, ‘본 안내’라고 함)는, 무선통신 분야 등에 있어서의 표준 규격의 실시에 필수적인 특허인 ‘표준 필수 특허’(Standard Essential Patent. 이하 ‘SEP’라고 함)의 라이선스에 관한 투명성과 예측 가능성을 높이고 특허권자와 실시자 간의 협상을 원활하게 하고 분쟁을 미연에 방지하고 혹은 조기에 해결하는 것을 목적으로 한다.

 

발명을 공개하는 대가로서 기술에 대해 독점권을 부여하는 ‘특허’와 기술을 가능한 한 널리 보급하려는 ‘표준’은 어느 것이나 모두 혁신 촉진에 기여하는 것이지만, 양자는 일견 서로 상충되는 요청에 대응하는 것이어서, 둘(양자) 사이에 종종 긴장 관계가 나타난다. 이러한 긴장 관계는 처음 1990년대 통신 기술이 디지털 방식으로 이행하고 최신의 기술을 특허로 보호하면서 표준화해 나가는 흐름 속에서 현재화(顕在化) 되면서, 그 결과, SEP를 둘러싼 분쟁이 생기게 된 것이다.

 

SEP를 둘러싼 분쟁에 대해서는 ‘홀드업(Hold up)’과 ‘홀드아웃(Hold out)’이라는 두 가지 문제를 우려하는 목소리가 있다. 특허권자와 실시자는 각각의 입장에서 양자 중 어느 것이 더 심각한지를 둘러싸고 논쟁하고 있다.

 

‘홀드업’이란 SEP를 사용하는 사업자가 다른 기술로의 환승이 곤란한 상황에서, 특허권 침해에 대한 금지의 위협에서부터(으로 인하여) 불리한 라이선스 조건이 강요된다는 문제이다.

각국의 재판 례(판례)는, FRAND 선언된 SEP에 의한 금지청구권의 행사가 인정되는 것은 한정(제한)된 경우라는 생각에 수렴되고 있지만, 협상 태도가 불성실한 경우 등에도 금지를 인정하는 판결이 계속 나오고 있기 때문에, 실시자 측에 있어서 ‘홀드업’은 계속 문제라고 할 수 있다.

 

한편, 특허권자 측이 라이선스 협상을 신청했지만, 실시자 측은 SEP에 대해서는 금지가 인정되지 않을 것으로 예상하고 라이선스 협상을 거부하거나 지연하는 등 성실하게 대응·시도하지 않는 ‘홀드 아웃’ 문제도 지적되고 있다.

 

‘홀드 업’과 ‘홀드 아웃’을 둘러싸고, 이것이 현실에 존재하는 문제인지 아니면 단지 걱정에 불과한 것인가의 조차에 대하여도, 특허권자와 실시자의 의견에 여전히 격차가 있다.

 

이러한 가운데, 표준화 단체(Standard Setting Organization. 이하 ‘SSO’라고 함)는 분쟁을 방지하고 기술 표준을 구현(실시)하는 데 필요한 SEP의 광범위한 활용을 촉진하기 위해 SEP에 관한 방침(이하 ‘IPR 정책’이라고 함)을 책정하고, SEP의 라이선스가 공평·합리적·비차별적(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory. 이하 ‘FRAND’라고 함)인 것이 되도록 방침의 정비에 노력하여 왔다. 그 방침은 표준화에 참여하는 각 기업 등이 보다 질이 높고 적절한 기술을 SSO에 제안하도록 촉구하고 표준 기술이 널리 보급되는 것에 크게 기여하고 있다.

 

동시에 SEP의 필수성과 유효성에 대한 투명성 향상이 강력하게 요구되고 있다. 일부의 SSO에서는 특허권자는 표준화 과정에서 자신이 보유한 특허가 SEP라고 생각하는 경우, SSO에 선언할 필요가 있지만, 그 경우에도 실제로는 필수가 아닌 특허를 포함하여 다수의 SEP으로서 선언하는 특허권자도 있다고 한다. 보통 이 선언은 특허출원 중의 단계와 표준 규격이 결정되기 전에 수행되기 때문에, 어느 정도는 실태(실제)보다 많은 선언이 될 가능성을 피할 수 없을 것으로 보인다. 이러한 선언 과다가 일어나는 배경으로서, SEP의 기술료(Royalty)가 특정 표준규격에 관한 모든 SEP 건수에 차지하는 특정 특허권자가 보유한 SEP 건수 비율에 따라 산출된다고 하는 실무 관행이 적어도 일부에라도 존재한다는 것을 지적하는 의견이 있다.

 

또한 원래 선언되어야만 할 특허가 선언되지 않고, 표준에 채택된 기술이 사용될 수 없는 사태에 비하면 선언 과다는 문제가 적다는 의견이나, 선언의 불편함이 장래의 권리행사 시에 항변이 되지 않도록 폭넓게 선언할 수밖에 없다는 의견도 있다.

 

SSO는 특허권자가 필수라고 선언한 특허가, 실제로 필수인지 여부와 표준책정과정에 있어서 사양이 변경됨에 의하여 필수성이 상실되었는지 여부에 대해서, 확인되지 않고 선언된 특허를 나열할 때 제3자의 확인을 거치지 않는 것이 일반적(라이선스 협상에 있어서의 변화)이다.

 

또한, 최근, 사물인터넷(Internet of Things. 이하 ‘IoT’라고 함)의 보급에 의하여, 다양한 인프라와 장비가 인터넷을 통해 연결되는 ‘제4차산업혁명’이라고 칭하는 변화가 국내외에서 급속히 진전되고 있다. 그 결과, 기기 간의 무선 통신에 관계되는 표준 규격의 실시에 필요한 SEP를 둘러싼 라이선스 협상은 큰 변화에 노출되고 있다.

 

종래, 정보 통신 기술 분야의 SEP를 둘러싼 라이선스 협상은, 이 분야의 기업을 중심으로 행하여(이루어져) 왔다. 따라서 대부분의 경우 크로스 라이선스로 해결되었으며, 필요에 따라 사업 개시 후 라이선스 협상을 수행하는 관행이 있었다. 또한, 동일한 산업의 기업들 사이에서는, 상호간에 상대방이 보유한 특허의 권리범위, 필수성, 가치를 평가하기 쉽기 때문에 당사자간에 라이선스 요율에 대해 어느 정도 공통의 시세관(가격수준 인식)을 가질 수 있었다.

 

그러나, IoT의 침투(보급)에 따라 다양한 업종의 기업이 정보통신기술의 표준규격을 이용하게 되어, SEP의 라이선스 협상과 관련된 사례가 증가하고 있다. 또한 SEP를 보유하지 않은 기업이 신규 진입하는 경우도 있다. 예를 들어, SEP의 특허권자인 정보 통신 분야의 기업에 이어서, 자동차 등의 최종 제품 제조업체 등도 주로 표준 기술의 실시자로서 라이선스 협상에 참여하고 있으며, 향후 다른 업종의 기업도 라이선스 협상에 참여할 가능성이 있다.

 

또, 사업을 스스로 실시하지 않고도 보유한 특허권의 행사만으로 수익을 올리는 PAE(Patent Assertion Entity)라는 주체가 SEP의 라이선스 협상 및 분쟁 당사자가 되는 경우도 보인다.

이러한 라이선스 협상을 둘러싼 관계자의 다양화에 따라, 라이선스 협상의 모습에도 변화가 생겨나고 있다. 위에서 언급했듯이 정보 통신 분야의 기업과 그 이외 다른 업종의 기업 간에 협상이 이루어지게 되어, 크로스 라이선스 등에 의한 해결이 곤란해지고 있다. 이것에 더하여, 필수성 판단 및 라이선스 요금 요율의 시세관(가격수준 인식)이 크게 다르므로 SEP의 라이선스 협상과 분쟁에 대한 불안의 목소리가 높아지고 있다(안내 지침 개발/책정 동기).

 

이와 같이 광범위한 업종의 기업이 SEP를 둘러싼 라이선스 협상에 관여하고 있기 때문에 라이선스 협상에 익숙하지 않은 기업이 안심하고 협상에 임할 수 있도록 적절한 정보를 제공해야 한다. SEP를 둘러싼 분쟁에 대해서는, 국내외의 재판 례(판례)가 축적됨과 동시에, 각국의 행정기관도 가이드라인 책정과 정책 문서를 정리하고 있다.

 

FRAND 조건에서의 기술료(Royalty) 생각(사고)에 관련된 다양한 재판 례(판례)도 축적되고 있다. 이러한 상황을 분석하여, 협상 진행 방법과 기술료(로열티) 계산(산정)방법 등에 대한 특허권자와 참가자 간의 이익균형을 도모하는 위에서 고려해야 할 요소를 보여주는 것이 유익할 것이라고 생각한다.

 

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