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영국 지식재산청(UKIPO)이 유명 상표권 분쟁이었던 'Sky vs. SkyKick' 판결의 후속 조치로 상표 출원 시 '악의적 의도(Bad Faith)' 판단에 대한 새로운 가이드라인을 발표했다. 이번 가이드라인은 상표 출원인이 의도적으로 광범위하게 지정된 상품 및 서비스를 출원하는 행위를 규제하여 상표 시스템의 공정성을 확보하는 데 중점을 두고 있다.

이번 가이드라인의 핵심은 UKIPO가 상표 출원인의 악의적 의도가 없는 것으로 명백하게 입증되지 않는 한, 광범위한 상표 지정에 대해 상표 등록을 거절할 수 있다는 점이다. 이는 'Sky vs. SkyKick' 사건에서 영국 대법원이 "명백하고 자명하게 광범위한(manifestly and self-evidently broad)" 상품 또는 서비스의 지정을 악의적 의도로 인정할 수 있다고 판시한 것에 따른 후속 조치다.

UKIPO는 이번 가이드라인을 통해 ▲출원인은 상표 명세서가 출원인의 사업 범위를 적절하게 반영해야 하며 ▲다수의 상품 및 서비스에 걸쳐 상표를 출원하는 경우 사전에 해당 사항에 대해 주의해야 한다고 강조했다. 특히, 컴퓨터 소프트웨어와 같이 의미가 넓은 용어가 실제 사용 목적을 정확하게 반영하지 않을 경우 적절한 하위 분류를 기재해야 하며, 상표 출원 관련 법원에 대해 출원인이 상표 등록 거절 유무를 통보받은 경우 출원인은 출원 범위에 대한 상업적 이유를 충분히 설명해야 한다.

또한, 심사 과정에서 출원인의 악의적 의도를 근거로 등록을 거절하는 경우, 출원인은 자신이 지정한 상품 또는 서비스에 대해 상업적 이유를 설명하거나 지정 상품 또는 지정 서비스의 범위를 출원일로부터 2개월 이내에 답변서를 제출해야 한다. 특정 상표 출원의 경우, 예를 들어 1류에서 45류까지의 모든 상품과 서비스를 지정 상품 또는 서비스로 지정하거나 특정 품목에 속하는 모든 상품을 지정 상품으로 청구하는 경우, 심사관은 자동으로 상표 등록을 거절할 수 있다.

이번 UKIPO의 가이드라인 발표는 상표 출원 시 악의적 의도를 판단하는 기준을 명확히 함으로써, 불필요한 상표 분쟁을 줄이고 보다 투명하고 효율적인 상표 시스템을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다. 동시에 상표 출원인들에게는 더욱 신중하고 구체적인 상품 및 서비스 지정을 요구할 것으로 예상된다.