보상(indemnification) 조항 또는 hold harmless 조항은 국제적인 특허 라이선스 계약에서 기술이용자가 라이선스 받은 기술을 사용하여 사업활동을 하면서 제3자에게 손해를 발생시킨 경우에, 기술제공자가 해당 기술을 제공하였다는 이유로 손해배상 청구를 받는다면 그 손해를 기술제공자에게 전가할 목적으로 규정된다. 그러한 경우 기술이용자에게 라이선스 받은 기술사용으로 인하여 기술제공자에게 어떠한 손해도 미치치 않도록 할 의무를 기술사용자에게 부여하는 조항이 통상 사용된다.

기술이용자의 입장에서는 기술제공자로부터 받은 기술을 사용하는 것에 대하여 기술이용자가 제3자로부터 특허침해 소송을 제기 당한 경우, 기술이용자는 이로 인한 손해를 보상받을 필요가 있다. 또한 특허제공자의 입장에서는 기술이용자가 생산 또는 판매한 제품에 대하여, 제3자가 손해를 입고 기술이용자를 상대로 불법행위 또는 제조물책임 소송을 제기한 경우에 발생할 수 있는 손해로부터 자신을 면책시킬 필요가 있다. 실무에서는 라이선스 계약의 협상력에 따라 기술이용자만 면책 보상의무를 부담하도록 하거나, 아니면 기술제공자와 기술이용자 쌍방이 보상의무를 부담하는 조항으로 규정된다.

문제는 이러한 보상조항이 계약서에 통상 들어가는 조항이라고 여겨서 그 의미와 범위를 소홀히 하다가는 의외의 결과를 초래한 경우가 발생한다는 점이다. 조문상 표현에 “라이선스 받은 기술로부터 발생하는 청구, 판결, 책임, 비용(변호사 비용 포함)에 대하여 보상하고, 방어하고, 손해가 없도록 한다”(indemnify, defend, and hold harmless from any claims, judgments. liablitity, cost and expenses (including attorney’s fees) arising out of...the use of licensed technolgy...)라는 표현이 사용되는 경우는 특히 주의하여야 한다.

그 이유는 ‘방어(defend)’라는 단어의 의미 해석 때문에 발생한다. 보상조항에 제3자로부터 소송이 제기된 경우에 기술제공자나 기술이용자가 소송방어에 협조할 의무(duty to defend)가 포함된다고 해석되면, 보상을 청구하는 기술제공자나 기술이용자가 제3자가 제기한 소송에서 패소한 경우에도 보상을 해야 하며, 그 경우 패소한 당사자의 소송비용까지 당연히 지급을 해야 한다. 소송상 방어에 성공하여 승소한 기술제공자나 기술이용자가 그 상대방에게 보상을 청구하는 경우는 당연히 예상할 수 있으나, 패소한 경우까지 라이선스 계약의 상대방에게 보상해야 할 것이라고는 계약체결시에는 전혀 예상을 못하는 것이 일반적이다.

이러한 이유에서 라이선스 계약서에 “defend”라는 단어가 보상조항에 들어가 있는 경우에는, 특허침해 또는 특허사용으로 인한 제3자로부터의 소송에서 패소하면 라이선스 계약의 상대방에게 그 소송비용 등을 청구할 수 없도록 하려면 이를 분명히 하여야 한다. 그렇게 하려면 계약을 체결하기 전에 “defend’라는 단어의 삭제를 요구하거나, 보상의 범위에서 제3자가 제기한 소에서 패소한 경우는 제외되는 것 예외로 명시할 필요가 있다.

필자의 경험으로는 defend 조항이 들어가 있는 것을 계약 체결시 무심히 넘겼다가, 기술의 하자로 소비자에게 발생한 사고에 대하여 기술제공자를 상대로 제조물책임 등을 주장하여 제3자가 소를 제기하였고 기술제공자가 방어하였으나 결국 패소한 사건에서 기술이용자에게 그 소송비용의 청구가 들어오자 기술이용자 입장에서 억울함을 호소한 적이 있다. 소송방어에 협조할 의무가 있으면 승패와 관계없이 일단 소송이 들어오면 변호사를 이용하여 방어하게 되고 그 비용을 부담하여야 한다는 논리이기 때문이다. 이러한 억울함을 회피하려면, 보상조항을 꼼꼼히 읽어보고 위와 같은 불리하게 해석될 표현이 있으면 계약서에 서명하기 전에 적극적으로 이를 수정할 것을 요구하여야 할 것이다.

윤성승 교수 아주대학교 교수  아주대학교 공학대학원 지식재산공학과 학과장

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