[실전 특허경영⑭] 청구항 기본 법칙

특허뉴스 이성용 기자 | 기사입력 2019/08/02 [16:21]

[실전 특허경영⑭] 청구항 기본 법칙

특허뉴스 이성용 기자 | 입력 : 2019/08/02 [16:21]

 

▲ 지식재산 활용 형태     © 특허뉴스

 

 

발명과 특허로 수익을 창출하려는 발명가야말로 청구항에 아무리 주의를 기울여도 지나치지 않다. IP타깃이 발행한 강한 특허 A to Z’ 보고서를 기반으로 특허제도의 각종 규제를 회피·우회하기 위해 고안된 청구항 기본 법칙에 대해 설명한다. <편집자>

 

특허 portfolio 전략

 

발명가가 자신이 착상한 발명에 대해 특허를 받더라도 경쟁자가 특허의 권리범위를 우회·회피할 수만 있으면, 경쟁자는 발명가에게 royalty를 지불하지 않더라도 발명가의 청구발명을 유사하게 실시할 수 있다. 또 발명가의 특허는 특허침해 소송을 통해 무효가 될 수도 있다. 국내 등록특허 무효율은 약 78%에 달하며, 미국 등록특허도 대략 1/3 정도가 법원에서 무효가 된다.

 

▲ 2014년 특허실용신안 무효심판 청구 및 처리건수     © 특허뉴스

 

일반적으로 발명가가 착상하는 발명은 새로운 물건, 조성물이다. 이에 자신의 발명을 다수의 특허로 보호받고 싶지만 (1)발명 일(1)특허원칙에 따라 발명가는 발명 하나에 대해 하나의 특허만 등록할 수 있다. 이 때 발명가가 활용할 수 있는 전략이 다양한 종류의 청구항이다. 이를 통해 발명가는 단일의 발명에 대해서도 여러 종류의 특허를 출원·등록할 수 있다.

그 이유는 특허보호대상인 발명에는 물건이나 조성물은 물론 방법, 용도 등도 포함되기 때문이다. 따라서 일(1)발명 일(1)특허 원칙은 단일의 물건 발명에 대해서는 단일의 물건특허를 받을 수 있다는 의미이며, 단일의 발명에 대해 물건특허, 방법특허, 용도특허 등 다수의 특허를 받을 수 없다는 말은 아닌 것이다.

 

특정 발명에 대한 상류·하류는 물론 상기 발명과 관련된 다른 발명들에 대해서도 특허를 출원·등록함으로써 다양한 권리범위를 보유한 다양한 특허의 창출·활용 전략이 바로 전형적인 특허 portfolio 전략이다. 즉 단일의 기술 또는 연관 기술에 대해 상이한 종류와 범위를 지닌 다수의 특허를 등록하고 이들을 하나의 군()으로 관리하는 것이다.

 

선택과 집중전략

 

발명가는 경쟁자가 자신의 특허 portfolio에 속한 특허 모두를 무효화하거나 우회·회피하지 못하는 이상 경쟁자에게 특허침해에 대한 책임을 물을 수 있게 되므로 그만큼 강력한 금지권을 행사할 수 있게 된다. 경쟁자 입장에서도 마찬가지이다. 발명가가 보유한 특허 portfolio에 속한 모든 특허를 무력화하거나 우회하지 못하는 이상 어차피 발명가의 특허를 하나 이상 침해하게 되므로, 경쟁자는 발명가의 영토를 침입할 생각을 포기하거나 발명가와 license 계약을 체결해 발명가의 특허를 실시할 것이다.

 

일예로 발명가가 부피도 작아지고 성능도 몇 배 향상된 3차원 구조의 신형 반도체를 착상했다고 가정하자. 발명가는 3차원 반도체의 구조에 대한 물건특허를 출원·등록할 수 있다. 또 발명가는 3차원 구조를 이용한 메모리 반도체, 3차원 구조를 가진 연산용 반도체 등은 물론 3차원 반도체를 장착한 전자기구나 통신단말기 등 완제품에 대한 특허도 출원·등록할 수 있다.

 

이뿐만이 아니다. 발명가가 새로운 반도체 공정을 이용해 3차원 적층구조를 만들었을 경우, 발명가는 상기 공정에 대한 방법특허도 출원·등록할 수 있으며, 상기 공정을 포함하는 메모리 반도체 제조 공정, 당해공정을 포함하는 연산용 반도체 제조 공정에 대한 특허도 출원·등록할 수 있다.

 

또한 3차원 반도체를 이용해 저전압에서도 전자 기구를 작동하는 방법에 대한 특허, 3차원 반도체를 이용해 무선 통신 시 잡음을 최소화하는 방법에 대한 특허도 출원·등록할 수 있다.

즉 발명가는 단일의 발명을 착상했지만 이를 다양한 관점으로 다수의 특허를 출원·등록함으로써 특허 portfolio를 구축할 수 있다.

 

물론 특허 portfolio 전략에도 약점은 있다. 즉 특허 portfolio를 구축하는 데 소요되는 막대한 비용이다. 따라서 발명가의 입장에서는 선택과 집중전략을 구사하며 실질적으로 필수적인 기술 또는 향후 잠재성이 높은 기술에 대한 유효 발명을 위주로 특허 portfolio를 구축할 수밖에 없다. 특정 발명에 대해 다양한 방어체계를 구축하려면 우선 다양한 방어망에 대한 속성을 파악하는 것이 필요하다.

 

청구항 요소 (Claim Element)와 제한조건 (Claim Limitation)

 

청구항 범위를 결정하는 청구항 요소(claim element)는 청구항 본문에 기재하는 것이 원칙이다. 청구항 요소에 해당하는 각각의 단어는 구성요소 완비의 법칙(관련기사_본지 실전특허경영)”을 적용하는 claim chart의 좌측 열에 하나하나 기입한다. 따라서 청구항 요소는 청구항의 범위를 결정하며, 이에 따라 침해의심 제품의 침해 여부도 결정한다.

 

또한 claim chart 좌측 열에 기입한 각각의 청구항 요소에 의해 결정되는 청구항 범위는 선행기술에 대비한 신규성 및 진보성도 결정한다. 따라서 청구항에는 필수불가결한 요소만 기재해 요소의 수를 최소화해야 한다. 또한 가능한 한 포괄적 의미를 지닌 단어를 청구항 요소로 사용함으로써, 청구항 요소 당 범위를 최대한 확충해야 한다.

 

청구항 범위 및 이에 근거한 경쟁자 제품의 침해 여부, 선행기술과 대비한 신규성, 진보성 등은 우선적으로 청구항 요소에 의해 결정된다. 하지만 청구항 요소만으로 범위가 확정되는 것은 아니다. 그 이유는 경쟁자 제품의 침해 여부나 선행기술과 대비한 신규성, 진보성 요건 등의 만족 여부는 청구항 요소들은 물론 청구발명의 목적을 달성하기 위한 상기 요소들 사이의 조합, 한정, 기능 등을 나타내는 청구항 제한조건(claim limitation)에 의해서도 결정되기 때문이다.

 

그렇다면 청구항 제한조건의 정의는 무엇일까? 원칙적으로 청구항 본문은 청구항 요소와 청구항 제한조건으로 이루어지는 바, 청구항 본문에서 청구항 요소의 특성을 명시하지만 자신이 직접 청구항 요소가 될 수 없는 모든 단어나 문구를 청구항 제한조건으로 간주할 수 있다.

 

이 같이 청구항 제한조건은 청구항 요소의 특성이나 청구발명이 작동하기 위한 요소들 간의 조합(또는 결합), 상호 관계를 명시하는 경우가 대부분이다. 따라서 물건청구항의 경우에는 청구항 요소의 구조나 특성 및 이에 해당하는 하위 구조(sub-element), 상기 요소나 하위 구조의 크기, 모양, 재질, 조성물 등의 특성이 제한조건이고, 방법청구항의 경우에는 온도, 압력, 농도, 시간 등 각 step의 조건이 제한조건이며, 조성물 청구항의 경우에는 구조, 분자량, 조성비 등이 제한조건이라고 할 수 있다.

 

청구항에는 필수불가결한 요소만 기재해 요소의 수를 최소화하는 동시에 가능한 한 포괄적 의미를 지닌 단어를 청구항 요소로 사용함으로써, 청구항 요소 당 범위를 최대한 확충할 수 있다. 청구항 제한조건도 마찬가지이다. 또 경우에 따라 단일 제한조건에 의해 축소되는 청구항 범위가 단일 요소에 의해 축소되는 청구항 범위보다 넓을 수도 있다.

 

▲ R&D에 있어서의 지식재산전략의 위치     © 특허뉴스

 

강한 청구항 만들기

 

특허의 목적은 수익 창출이므로, 특허의 핵심은 권리범위이다. 특허 청구항의 권리범위, 즉 특허의 권리범위는 청구항 본문뿐만 아니라 청구항 전환구도 큰 영향을 미치며, 경우에 따라 청구항 서문도 청구항 요소나 제한조건으로 간주되어 특허의 권리범위를 축소하는 경우도 있다.

 

그렇다고 청구항이 만능은 아니다. 특허 청구항이 전쟁에 투입되는 군인이라면 발명의 설명 또는 specification”은 무기고라 할 수 있다. 그만큼 발명의 설명역시 특허의 권리 범위에 지대한 영향을 미친다. 따라서 발명의 설명에는 발명가가 직접 수행한 실험 결과는 물론 발명가가 추론 또는 상상할 수 있는 가상의 실시예도 전향적으로 기재할 필요가 있다. 결국 발명가는 여러 가지 경우를 상상하며 전략을 수립한 후 발명의 설명을 작성하고, “발명의 설명에 근거한 청구항을 작성해야 한다.

 

특허 청구항은 그 종류가 다양하며, 각각의 종류마다 속성 또한 다양하다. 하지만 발명가는 상이한 종류의 청구항을 다수 작성함으로써 육해공을 섭렵하는 첨단 방어 system으로 자신의 영토를 수호할 수 있다.

 

그렇다면 발명의 설명은 물론 이와 같이 다양한 종류의 청구항은 누가 작성해야 할까? 정답은 변리사, 특허출원 전문변호사 등의 특허전문가이다. 특히 이러한 유능한 전문가를 선정하려면 발명 분야의 전문 지식은 최소한의 필수 요건이며, 창의성과 영민함을 보유해야 한다. 물론 유능한 변리사의 선행조건은 전문적 대우이다. Service 업인 특허산업에서도 발명가는 뿌린 만큼 거두기 때문이다.

 

특허 천국이라 할 수 있는 미국 경쟁자를 가정해 보자. 미국의 경쟁자는 우선 발명가의 미국특허를 손에 들고 유능한 특허변호사를 찾아갈 것이다. 경쟁자는 최소한 수만 달러를 지불하고 특허변호사에게 발명가의 권리범위를 우회·회피할 수 있는 방법에 대한 opinion letter를 부탁할 것이며, 특허변호사는 발명가가 손수 작성한 미국 특허명세서를 분석한 후 상기 특허를 쉽게 우회·회피할 수 있는 방법을 제안할 것이다.

 

과연 발명가가 손수 작성한 특허는 이와 같이 고액을 지급받은 미국 특허변호사의 분석으로부터 안전할 수 있을까? 정답은 결코 아닐 것이다이다. 앞서 설명했듯이 아무리 잘 쓴 특허더라도 권리범위 주변 한 두 곳에 공터가 형성되면 특허의 가치는 곤두박질칠 수밖에 없다.

 

그렇다고 발명가들은 손 놓고 자신이 힘들게 착상한 발명의 운명을 대리인에게 전적으로 위탁하라는 말은 아니다. 발명가가 특허전략에 대해 알면 알수록 유능한 대리인을 선임할 수 있을 뿐만 아니라 유능한 대리인과의 협업 효율도 제고할 수 있기 때문이다. 이러한 측면에서 다양한 청구항 형태 및 속성을 발명가가 숙지할 경우, 추후 선택과 집중을 통해 선정한 자신의 우량 발명을 우량특허로 창출하는 데 큰 도움이 될 것이다.

  • 도배방지 이미지

청구항,라이센싱,특허포토폴리오,강한특허,무효특허,발명가 관련기사목록