[실전 특허경영⑪] 특허 구성요소 완비의 법칙

특허뉴스 선우정 기자 | 기사입력 2019/07/10 [14:21]

[실전 특허경영⑪] 특허 구성요소 완비의 법칙

특허뉴스 선우정 기자 | 입력 : 2019/07/10 [14:21]

 

▲ 구성요소 완비의 법칙과 “read on”     ©특허뉴스

 

 특허의 핵심은 수익 창출을 위한 금지권이다. 따라서 발명가에게는 자신의 영토에서 경쟁자가 무단 거주하거나 통행하지 못하도록 막는 금지권의 범위가 중요하다. 그러나 발명가라고 아무런 제약 없이 금지권 범위를 확대할 수는 없다. 금지권을 행사하기 위한 기초 이론인 구성요소 완비의 법칙에 대해 설명한다. <편집자>

 

구성요소완비의 법칙이란?

 

특허 청구항과 관련된 여러 가지 법칙 중 가장 기본적인 법칙이 바로 구성요소 완비의 법칙이다. 이를 영어로는 “all elements rule” 또는 “all-elements rule”이라고도 지칭한다.

 

구성요소 완비의 법칙(이하: 구성완비 법칙)은 청구항에 기재한 모든 요소 및 각각의 요소에 대한 모든 제한조건이 청구항의 비교 대상에 존재하는지를 판단하는 법칙이다. 실제로 구성완비 법칙은 경쟁자가 발명가의 영토(특허 청구항 범위)에서 무단으로 거주 또는 통행하는지를 판별하는 데 이용된다. 또한 동일한 법칙은 발명가 영토에 선거주자의 사유지 또는 공중이 무료로 사용할 수 있는 공유지 등과 같은 선행기술이 포함되었는지를 판별하는 데에도 사용된다.

 

결국 구성완비 법칙은 발명가가 자신이 보유한 특허 금지권을 행사하기 위해 반드시 의존해야만 하는 법칙임은 물론 발명가 영토에 선행기술이 포함되었는지를 확인하기 위해서도 반드시 사용해야만 하는 법칙이다.

 

특허법으로 표현하면, 구성완비 법칙은 공격 측면에서는 발명가의 특허 청구항에 대한 침해의심 제조업체의 제품·방법 등의 침해 여부를 판명하는 데 적용하는 법칙이다. 또 수비 측면에서는 선행기술과 대비했을 때 발명가의 특허 청구항이 특허성 요건을 만족하는지를 판명하는 데도 사용한다. 따라서 구성완비 법칙이야말로 특허 공격 전략의 핵심인 청구항의 범위 및 침해 여부는 물론 특허 수비 전략의 핵심인 선행기술에 대비한 청구항의 특허성과 직접적으로 관련된 특허의 가장 기본적인 법칙이다.

 

그렇다면 구성완비 법칙 또는 “all elements rule”은 어떻게 작동할까? 말 그대로 청구항을 구성하는 모든 요소(claim element) 및 모든 제한조건(claim limitation)이 비교 대상인 침해의심 제품·방법 등에 존재하는지 또는 청구항을 구성하는 모든 요소와 모든 제한조건이 비교 대상인 선행기술에 의해 개시(開示)되는지를 판단하는 과정이 바로 구성완비 법칙이다. 구성완비 법칙을 사용하려면 청구항에 기재된 모든 요소는 물론 각각의 요소에 대한 제한조건이 청구항의 비교 대상에 존재하는지를 판단해야 한다.

 

단 이 때 주의할 점은 구성완비 법칙 적용 시 판단의 주체는 항상 청구항 요소와 제한조건이며, 침해의심 제품·방법이나 선행기술은 판단의 비교 대상이라는 점이다. 따라서 구성완비 법칙은 항상 청구항 요소와 제한조건이 침해의심 제품·방법이나 선행기술에 존재하는지에 대한 판단이며, 침해의심 제품·방법이나 선행기술이 청구항에 존재하는지에 대한 판단이 아니다.

 

▲ 특허 침해와 신규성 판단 시점     © 특허뉴스

 

선행기술에 “read on” 여부를 판단

  

구성완비 법칙에 따라 청구항 요소가 비교 대상인 침해의심 제품 또는 선행기술에 존재하는지를 표현하는 용어를 영어로는 “read on”이라고 하며, 더 자세히는 “A CLAIM READS ON the accused product” 또는 “A CLAIM READS ON the prior art”라고 표현한다. 즉 청구항 요소를 ‘read’ 할 때 상기 요소가 비교 대상에 존재할 경우에는 비교 대상의 해당사항 위(‘on’)에 청구항 요소가 대응될 수 있다는 표현이다. 다시 설명하면, 이 경우에도 청구항 요소가 비교 대상인 침해의심 제품·방법이나 선행기술에 “read on” 하는지가 관건인 것이다.

 

이러한 구성완비 법칙의 일반 결론을 요약하면 다음과 같다.

 

구성완비 법칙을 적용할 경우, 상기 법칙의 주체는 항상 청구항이다. 즉 특정 청구항의 침해 여부를 판단할 때에는 항상 상기 청구항의 모든 요소가 침해의심 제품·방법 등에 존재하는가를 확인하는 것이 올바른 방법이다.

 

따라서 침해의심 제품·방법이 청구항에 포함되지 않는 사항을 포함하더라도 이는 침해 여부와는 전혀 상관이 없다. 마찬가지로 특허 청구항의 신규성 또는 진보성을 판단할 때에도 항상 상기 청구항의 모든 요소를 단일의 또는 다수의 선행기술이 개시하는지를 확인하는 것이 올바른 방법이다. 따라서 선행기술이 상기 청구항에 포함되지 않는 사항을 아무리 많이 개시하더라도 이는 청구항의 신규성과 진보성과는 아무런 상관이 없다.

 

또한 구성완비 법칙을 적용하려면 청구항 요소는 물론 청구항 각각의 요소에 대한 제한조건도 고려해야 한다. 따라서 청구항의 모든 요소는 물론 각각의 요소에 대한 제한조건 역시 침해의심 제품·방법 등의 해당 특징에도 존재하는가를 확인하는 것이 청구항의 침해 여부를 판단하는 올바른 방법이다. 마찬가지로 청구항의 신규성 또는 진보성을 판단할 때에도 청구항의 요소는 물론 청구항 각각의 요소에 대한 제한조건을 단일 또는 다수의 선행기술이 개시하는가를 확인하는 것이 올바른 방법이다.

 

“claim chart”기본 원리

  

특허 전문가들은 구성완비 법칙에 의한 침해 여부를 일목요연하게 정리하기 위해 거의 대부분의 경우 “claim chart”라는 표를 사용한다. 또한 특허전문가들은 청구발명의 신규성 또는 진보성 여부를 일목요연하게 정리하기 위해서도 “claim chart”를 사용한다. 왠지“claim chart”라고 하면 어렵고 난해할 것 같지만, 기본 원리는 상대적으로 간단하다.

 

claim chartn-by-2 행렬, n개의 행과 2개의 열로 이루어진 matrix이며, 각 행(row)의 좌측 열(column)에는 청구항의 각 요소 및 제한조건을 기입하는 반면 동일한 행(row)의 우측 열(column)에는 상기 요소에 해당하는 침해의심 제품의 부품이나 방법의 공정 단계(step)를 기입하거나 (즉 특허침해 여부 판단), 선행기술이 개시한 내용 중 상기 요소에 해당하는 사항을 기입함으로써 (즉 특허성 여부 판단) 작성한다.

 

그 결과 claim chart에서 좌측 열에 기입한 청구항 요소 및 제한조건에 해당하는 침해의심 제품의 부품이나 침해의심 방법의 공정 단계를 claim chart의 우측 열에 모두 기입할 수 있는 경우, 상기 청구항은 상기 제품·방법을 “read on”하며, 그 결과 상기 청구항은 상기 제품·방법에 의해 문언침해되었음을 나타낸다. 또한 claim chart에서 좌측 열에 기입한 청구항 요소 및 제한조건에 해당하는 선행기술의 개시 내용이 상기 chart의 우측 열에 각각 기입되면 상기 청구항은 상기 선행기술에 의해 개시(disclose)되며, 그 결과 상기 청구항의 신규성이나 진보성이 부정됨을 나타낸다.

 

이처럼 구성완비 법칙과 claim chart는 특허 공격 전략의 핵심인 금지권 범위 및 이에 근거해 침해의심 제품·방법의 침해여부를 판정하는 데 적용된다. 또한 동일한 구성완비 법칙과 claim chart는 특허 수비전략의 핵심인 선행기술의 확인 및 이에 근거해 청구항의 신규성, 진보성 요건 등 특허성 요건 만족 여부를 판정하는 데에도 사용된다.

 

▲ 특허 출원 전 선행조사 준비 과정     © 특허뉴스

 

구성완비 법칙과 특허침해 판단

  

발명가는 수익 창출을 위해 발명을 착상하고 특허를 출원한다. 발명가가 특허를 등록하면 발명가는 등록특허의 청구항 범위(발명가의 영토 또는 발명가가 매설한 지뢰의 폭발 범위) 이내에서 경쟁자가 자신의 특허기술을 실시(생산, 판매, 사용, 수입 등)하지 못하도록 강제할 수 있는 금지권을 보유하게 된다.

 

반대로 발명가가 보유한 특허를 실시하기를 원하는 경쟁자 제조업체는 발명가와 license 계약을 체결해 발명가의 특허를 실시할 수 있지만, licensing에 수반되는 royalty를 지불해야 한다. 따라서 경쟁자는 licensing을 고려하기 전 당연히 발명가 특허의 권리범위를 우회·회피할 수 있는 기술(발명가 영토 근처에 존재하는 공터)을 탐색하게 될 것이다.

 

▲ 라이센스의 구조     © 특허뉴스

 

이것은 세상 만물의 당연한 이치이다. 축구 경기를 예로 들어 보자. 상대 공격수가 우리 골대 쪽으로 공을 몰고 온다고 해서, 상대가 공격할 차례라고 치부하며 자발적으로 길까지 비켜주는 우리 선수는 없을 것이다. 오히려 축구 규칙 상 허용되는 범위 내에서 상대 공격수의 진로도 막아보고, 상대 공격수가 나를 피해갈 것 같으면 tackle도 시도하는 것이 정상이다. 또한 상대 공격수가 득점할 것 같으면 free kick이나 penalty kick을 감수하더라도 과감한 tackle을 시도할 수밖에 없다.

 

특허 역시 마찬가지이다. 발명가가 특허를 출원·등록했으므로 발명가의 특허기술을 필요로 하는 모든 제조업체가 자발적으로 발명가의 특허를 양수하거나 licensing하는 일은 이 세상에서는 절대로 일어나지 않는다. 이러한 발상은 꿈이며, 이상이며, 현실이 아니다. 왜냐하면 제조업체는 발명가에게 royalty를 지불하지 않고 발명가가 보유한 특허의 권리범위를 우회·회피하며 유사한 제품을 제조·판매해 수익을 창출하려고 도모할 것이 자명하기 때문이다. 즉 골키퍼가 있더라도 골대 안으로 공을 차 넣을 방법이 존재할 수 있기 때문이다.

 

발명가가 특허를 보유하고 경쟁자가 발명가의 특허를 우회·회피하는 과정에서는 필연적으로 침해가 발생할 가능성이 높아진다. 특허침해란 일반적으로 발명가가 보유한 특허 청구항을 경쟁자가 발명가의 허락 없이 무단으로 실시하는 행위를 말한다. 여기서 실시란 특허에 의해 금지권이 설정된 특허발명을 구현한 제품을 제조·판매·사용·수입하는 등의 행위를 통칭한다.

 

발명가가 자신의 금지권을 행사하기 위해서 또는 경쟁자 제조업체가 발명가의 금지권을 우회·회피하기 위해서는 특허의 권리범위에 대한 해석은 물론 특허 청구항의 권리범위와 제조업체 제품 사이의 관계에 대한 해석이 필요하다. 이 때 사용하는 법칙이 구성완비 법칙이며, 이를 이용해 제조업체가 제조·판매하는 제품이 특허의 권리범위를 침해했는지를 분석하기 위한 도표가 “claim chart”이다.

 

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