[실전 특허경영⑩] 특허 금지권과 수비 전략

특허뉴스 선우정 기자 | 기사입력 2019/07/03 [11:04]

[실전 특허경영⑩] 특허 금지권과 수비 전략

특허뉴스 선우정 기자 | 입력 : 2019/07/03 [11:04]

발명가는 경쟁자의 침해의심 제품이나 방법이 자신의 권리범위를 침해했는지 여부를 확인하는 것이 필요하다. 반대로 제조업체는 발명가가 보유한 권리범위의 효율적인 우회·회피가 자신이 수익을 창출하는 데 중요할 수밖에 없다. 또 발명가의 특허를 무효화시킬 수 있다면 힘들게 머리를 써서 우회·회피를 고민할 필요도 없다. 특허 공격과 수비 전략을 설명한다. <편집자>

 

구성요소완비의 법칙과 claim chart

 

발명가에게 가장 중요한 것은 신대륙을 발견했다는 사실이 아니라 자신의 영토(특허 범위)를 얼마나 유효하게 설정하느냐이다. 이에 따라 발명가는 자신의 영토에 대한 금지권을 활용해 수익 창출이 가능해지기도 하는 반면 자신의 영토에 선거주자의 땅이 포함될 경우 자신의 영토를 사유화할 수 없게 될 수도 있다.

 

특허를 무료로 실시하고자 하는 제조업체가 발명가 특허의 권리범위를 성공적으로 우회·회피했는지 여부를 확인하기 위한 기본 이론이 바로 구성요소 완비의 법칙(이하: 구성완비 법칙)”이다. 또 발명가가 자신의 권리범위에 경쟁자 또는 공중의 선행기술이 포함되었는지를 확인하기 위한 방법 역시 구성완비 법칙으로 이를 적용하는 도구가 claim chart이다

 

▲ 문언침해 요건과 신규성 요건의 유사성     ©특허뉴스

 

 구성완비 법칙과 claim chart는 적용 목적이 침해 여부 판단이건 특허성 판단이건 공통점을 가진다. 즉 구성완비 법칙에 의한 모든 비교의 주체는 바로 발명가가 보유한 특허의 청구항이라는 점이다. 그 이유는 특허침해이건 특허성이건 모두 발명가가 착상한 발명 자체에 의해 좌우되기 보다는 발명가 또는 발명가의 대리인이 청구항에 기재한 청구발명의 범위에 의해 좌우되기 때문이다.

 

 따라서 claim chart의 좌측 열에는 항상 비교의 주체인 청구항의 모든 요소와 제한조건을 기입하는 반면 chart의 우측 열에는 항상 청구항 요소와 비교되는 대상을 기입한다. 그러다보니 claim chart 우측 열에 기입하는 비교 대상 사이에도 상관관계가 존재하게 된다. 즉 문언침해의 성립 요건과 신규성 요건 사이에는 확실한 유사성이 존재하는 것이다.

 

 구성완비 법칙과 claim chart는 그 목적이 (문언)침해 여부 판단인지 특허성 요건 판단인지에 따라 상이해지는 부분도 있다. claim chart(문언)침해 여부를 판단할 경우에는 chart의 우측 열에 특허 청구항 요소에 해당하는 제조업체의 침해의심 제품·방법의 부품·단계를 기입한다. 반면 특허성 요건을 판단하려면 특허 청구항 요소에 해당하는 선행기술의 개시 사항을 기입한다는 차이점이다.

 

침해 여부 vs 특허성

 

 발명가가 출원한 특허의 청구항 요소와 제한조건이 모두 상기 특허의 등록 시점 이후 경쟁자 제조업체에 의해 생산된 침해의심 제품이나 방법에 존재하면 문언침해가 성립한다. 발명가가 출원한 특허의 청구항 요소와 제한조건이 상기 특허의 출원 시점 이전의 선행기술에 의해 모두 개시되면 상기 청구항의 신규성이 부정된다.

 

즉 비교의 주체가 발명가가 출원한 특허의 청구항 요소에는 변함이 없고 동일한 비교 방법을 사용하지만, 비교 대상이 선행기술일 경우에는 신규성 요건을 판단할 수 있는 반면 비교 대상이 침해의심 제조업체의 제품·방법일 경우에는 문언침해 여부를 판단할 수 있는 것이다.

 

 구성완비 법칙은 특허의 침해 여부는 물론 특허성을 판단하는 기본 법칙이다. 따라서 이상적인 특허 공수전략의 수립에도 구성완비 법칙을 활용할 수 있다. 즉 상기 법칙을 이용해 공격 전략에 이상적인 청구항은 물론 수비전략에 이상적인 청구항을 확인하는 동시에, 이를 위한 전략을 수립할 수 있는 것이다.

 

 따라서 발명가가 출원한 특허의 청구항 요소가 모두 존재하는 기술이 발명가의 특허 등록 시점 이후 출현하면 이는 문언침해이며, 반대로 이러한 기술이 발명가의 특허 출원 시점 이전에 존재했다면 이는 청구항의 신규성을 부정한다. 청구항의 모든 요소를 추후 문언침해하는 제품이 만일 발명가의 특허 출원 이전에 존재했다면, 상기 청구항은 상기 선행 제품에 의해 신규성이 부정된다는 공식이 성립하는 것이다.

 

▲ 현행 특허 소송 구조도     ©특허뉴스

 

균등론에 의한 침해” vs “진보성 요건

 

특허침해의 또 다른 형태인 균등론에 의한 침해와 특허성의 또 다른 요건인 진보성 사이에도 유사성이 존재할까?

 

균등론에 의한 침해진보성 요건사이에도 어느 정도의 유사성은 존재한다일예로 균등론에 의한 침해는 발명가를 위해 특허 청구항의 범위 바깥에 추가 폭사지대를 인정해주는 제도인 반면 진보성 요건은 발명가의 이익에 반해 선행기술 범위 주변에 완충지대를 설정하는 제도라는 점에서 유사하다.

 

바꾸어 말하면 균등론에 의한 침해는 청구항의 권리범위 바로 주변 땅까지 발명가의 영토로 인정함으로써 발명가 영토 바로 주변에서의 경쟁자의 무단 거주나 무단 통행을 방지해 발명가에게 이점을 제공하는 제도인 반면, “진보성 요건은 선행기술 바로 주변의 땅까지 공유지로 인정함으로써 발명가가 선행기술 바로 주변의 땅을 자신의 권리범위에 귀속시키지 못하도록 방지해 공중에게 이점을 제공하는 제도인 것이다.

 

하지만 균등론에 의한 침해진보성 요건사이에는 상이성도 존재한다. 일예로 균등론에 의한 침해판단 기준은 특허 청구항의 요소와 제한조건의 function, way, result와 경쟁가가 변환 및 치환한 부품단계의 function, way, result 사이의 유사성인 반면 진보성의 판단 기준은 청구발명과 선행기술과의 차이가 발명가의 특허 출원 시점에 해당 분야의 통상적 지식을 가진 자(당업자’)에게 자명한지에 대한 여부이다.

 

물론 균등론에 의한 침해에 있어서 function, way, result의 유사성에 대한 판단자도 당업자이고, 진보성 요건에서 자명성에 대한 판단자도 당업자이기는 하다. 따라서 균등론에 의한 침해와 진보성 요건 사이에 분명 유사성은 존재한다. 하지만 상기 유사성은 문언침해와 신규성 요건사이의 유사성에 비해 정도가 덜 하다고 간주할 수 있다.

 

청구항의 공격력과 수비력

 

특허 청구항의 권리범위가 넓어질수록 특허 공격력은 막강해지지만 수비력이 빈약해지는 반면 청구항의 권리범위가 줄어들수록 특허 공격력은 빈약해지지만 수비력은 막강해진다. 즉 청구항의 공격력과 수비력은 반비례한다고도 표현할 수 있다. 더 나아가 청구항의 공격력과 수비력의 합은 일정하다고 표현할 수도 있다.

 

발명가이건 경쟁자이건 특허와 관련된 모든 당사자들에게는 얻는 것이 있는 만큼 잃는 것이 있다는 법칙이 성립하는 것이다. 물론 이에 대한 역도 당연히 성립한다. 잃는 것이 있는 만큼 얻는 것도 있다는 법칙이다. 그렇다고 발명가가 청구항을 작성하며 수익 창출을 도모할 때 축구 경기하듯이 공격과 수비의 균형을 취할 수만도 없다.

 

즉 우리나라 국가대표팀이 독일이나 브라질 대표팀과 경기를 할 경우, 우리는 전후반전, 연장전을 모두 비기기 전략으로 일관한 후 회심의 승부차기에서 극적인 승리를 기대하는 전략을 사용할 수 있지만, 특허에서는 이러한 전략이 통하지 않는 것이다.

 

왜냐하면 발명가가 청구항의 수비를 안정시키기 위해 공격력을 축소하는 순간 발명가 특허의 권리범위 (발명가 영토) 역시 축소되며 그 주위에 공터가 형성될 수밖에 없기 때문이다. 이에 따라 경쟁자는 눈앞에 펼쳐진 공터를 이용해 발명가 특허의 권리범위를 쉽게 우회·회피할 것이며, 그 결과 발명가의 수익 창출은 몹시 어려워지기 때문이다.

 

발명가가 특허를 출원, 등록, 유지하는 이유는 수익 창출이다. 따라서 이러한 속성을 감안한다면 특허전략에서는 공격만이 유일한 길이라는 결론이 도출된다. 즉 발명가가 자신의 발명을 특허로 출원하고 등록하기 위해 처음부터 수비에 치중한 전략을 사용해야한다면 이러한 발명은 특허로 출원할 가치가 없다는 말과 거의 동일한 것이다.

 

▲ 특허침해경고장예시     ©특허뉴스

 

금지권으로서의 특허

 

후발명가는 특허제도의 신규성 요건을 만족하는 동시에 진보성 요건도 만족하는 등 합법적 방법을 통해 선발명가의 원천특허 청구항의 애매모호한 지점에 자신의 개량특허를 등록함으로써 대형지뢰나 중형지뢰를 매설할 수 있다. 이에 따라 선발명가는 비록 자신이 먼저 발명했으나 미처 예상치 못했던 신규 용도나 탁월한 성능에 대한 개량 발명을 발명가에게 빼앗기게 된다.

 

하지만 특허를 보유한 발명가는 모두 자신의 특허를 경쟁자가 무단으로 실시하지 못하도록 금지할 수 있는 금지권을 보유한다. 따라서 어떤 발명가라도 경쟁자 특허를 무단으로 실시할 수는 없는 것이다. 하지만 어떤 발명가라도 자신의 특허의 권리범위 중 경쟁자의 특허 범위와 겹치지 않는 범위 내에서는 자신의 특허를 자유로이 실시할 수 있다.

 

그 결과 원천특허를 보유한 발명가는 자신의 권리범위 중 경쟁자의 개량특허와 겹치지 않고 남아있는 부분이 존재할 것이므로, 원천특허를 보유한 발명가는 남아있는 부분의 권리범위 이내에서 자유로이 거주하거나 통행할 수 있다. 하지만 개량특허를 보유한 발명가는 자신의 권리범위 전체가 원천특허의 권리범위의 일부이기 때문에 원천특허에 귀속되며, 그 결과 개량특허를 소유한 발명가는 자신의 지뢰 위에서도 마음 놓고 걸어 다닐 수 있는 땅이 없게 된다. 이것이 바로 원천특허가 개량특허보다 유리한 이유이다.

 

결국 발명가가 자신의 청구항에 대한 신규성, 진보성을 인정받고 기재요건 또한 모두 만족해 특허를 받더라도, 자신의 특허가 원천특허가 아닌 이상 자신의 특허를 자유로이 실시할 수 있는 사용권을 보유한다는 보장은 없다. 하지만 발명가는 자신의 특허가 메가톤급 시조지뢰이건, 초대형지뢰이건, 대형지뢰이건, 중형지뢰이건, 소형지뢰이건 경쟁자가 자신의 지뢰 위에서 거주하거나 통행하지 못하도록 항상 금지할 수 있다. 그래서 특허권은 대부분 배타적 독점권이 아니라 금지권에 불과한 것이다.

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