[지식재산 활용백서⑨] 특허검색 결과 판독법

특허뉴스 박진석 기자 | 기사입력 2019/06/28 [13:10]

[지식재산 활용백서⑨] 특허검색 결과 판독법

특허뉴스 박진석 기자 | 입력 : 2019/06/28 [13:10]

 

▲ 특허맵 분석방법     © 특허뉴스

 

특허검색의 목적에 맞게 그 결과에 대한 판독법도 달라져야 한다. 특허검색의 주된 목적인 선행기술, 무효자료 및 침해판단 검색 등 특허검색 목적에 따른 판독법과 주의점에 대해 살펴본다. <편집자>

 

 

선행기술 검색 및 결과 판독법

 

선행기술검색은 국내 및 외국 특허 출원시, 그 출원에 관계되는 발명의 특허성, 즉 발명의 신규성 및 진보성을 부정하기 위한 특허 및 문헌에 대해 조사하기 위한 검색이다. 이 검색에서는 발명의 신규성 및 진보성에 관련된 기재가 특허명세서의 어디에 기재되어 있더라도 유효하다. 따라서 특허청구범위만이 아니라 명세서 전문을 판독하지 않으면 안된다.

요컨대 발명 그 자체의 권리범위에 직접 관계되지 않는, 종래기술에 관한 설명 부분이나 비교예 등의 기재도 특허성 판단에 유효한 것이다.

 

이 검색결과를 판독하는 경우에는 특허성의 판단에 관계되는 기술적인 요소가 한 건의 특허명세서 중에 모두 기재되어 있는 것만이 유효한 것이 아니다. 모든 기술적 요소가 기재되어 있지 않더라도 같은 검색결과 중의 다른 특허명세서 또는 특허 이외의 다른 정보의 검색결과의 기술적 요소 기재와 조합해 설명이 가능한 경우도 있으므로 그 점도 고려해 판독해 나갈 필요가 있다.

또 검색된 특허에 대해는 공개제도가 있는 국가의 경우에는 공개공보가 심사된 특허공보보다도 기술범위가 넓게 기재 되어 있을 가능성이 높으므로 전자의 공보를 대상으로 판독하는 것이 바람직하다.

 

따라서 우선적으로 검색결과를 초록을 기준으로 판단해 취사 선택해 나가는 경우에는 종래기술이나 발명의 상세한 설명에 기재된 것도 유효하므로 초록에는 완전히 동일한 기술적 요소가 기재되어 있지 않더라도 유사 내지 관련이 있는 사상이나 기술적 사상이 기재되어 있는 것에 대해서는 명세서 전문을 입수해 가능한 한 대부분의 공보 내용을 판독할 필요가 있다. 또한 이 경우 판독해야 할 명세서 대상이 많은 경우에는 출원인 또는 발명자가 다른 공보를 선택해 진행하는 것도 하나의 방법이다.

 

무효자료검색 및 판독방법

 

무효자료검색은 타사의 특허 또는 앞으로 성립할 가능성이 있는 특허출원에 대해 그 특허성을 부정하거나 또는 특허의 권리범위를 감축시킬 수 있는 특허 또는 문헌을 조사하기 위한 검색이다. 이 검색에서도 관련되는 기재가 특허명세서의 어디에 기재되어 있더라도 유효하다. 따라서 판독해야 할 대상은 특허청구범위만으로 한정되지 않고 명세서 전문이 대상이 된다.

 

또한 이 검색의 경우에도 특허성과 관련이 있는 기술적인 요소의 전부가 한 건의 특허명세서 중에 전부 기재되어 있는 것만이 유효한 것이 아니라 각각의 기술적인 요소가 일부씩 기재되어 있는 다양한 특허 또는 문헌 등을 조합해 유효하게 활용할 수 있는 경우가 있다는 것도 전항의 경우와 같다.

 

▲ 전세계 무료 특허 DB서비스     © 특허뉴스

 

따라서 먼저 이러한 목적을 가지고 검색결과를 판독하는 경우에는 공개제도가 있는 국가의 공보에 있어서는 심사된 특허공보보다도 기술범위가 넓게 기재되어 있을 가능성이 높은 공개공보를 대상으로 하는 것이 바람직하다

문헌으로는 기술문헌, 신문잡지, 단행본, 사전핸드북 및 인터넷상의 정보(게재시기 또는 발행시기 등이 특정되어 있는 경우)등이라도 상관없다.

 

침해 검색 및 판독방법

 

침해판단검색은 어떤 제품의 판매 등 사업을 실시하는 경우에 장애가 되는 특허의 유무를 조사하기 위한 검색이다. 제품이 복수의 공정을 거쳐 제조된 경우 또는 많은 부품으로 구성되는 경우에는 검색범위가 넓어지고, 검색결과가 수천건을 넘는 경우도 많다.

 

또한 이 검색에서는 특허권이 존속하고 있지 않은 것, 예를 들면 심사미청구로 인해 취하가 된 것, 연차료 미납으로 인해 실효한 것 또는 권리기간이 만료된 것에 대해는 통상 검색대상에서 제외시킨다.

 

침해판단을 위한 검색결과의 판독방법으로서는 실시하고자 하고 있는 기술이 포함되는지 여부를 기준으로 해 특허청구범위의 기재를 판독하는 것이 기본이다. 다시 말하면, 선행기술검색 및 무효자료검색의 판독방법이 문헌이나 명세서 전체로부터 관련되는 기재를 찾는 것에 반해 이 검색에서는 특허청구범위의 기재를 판독하는 것이 기본이다. 필요할 경우 발명의 상세한 설명 중의 기재를 참조해 판독한다고 하는 점에서 크게 다르다.

 

특허청구범위의 기재를 판독하는 경우에 기술자나 연구원에게는 일반적으로 요약서나 속청구항의 기재 또는 실시례의 기재 등으로부터 자칫하면 특허청구범위를 한정해(좁게) 판단해 버리는 경향을 볼 수 있는데, 이것은 극히 위험하다. 각 특허 청구항은 각각 독립적이고, 특허 청구항마다 서로 독립적인 권리범위가 존재한다는 것에 주의해야 한다.

 

▲ 침해가능성 분석 사례     © 특허뉴스

 

특허청구범위는 가장 최신(최종)의 공보가 기본이 된다. 요컨대 심사를 거쳐 특허(또는 공고)가 된 출원이라면 그 공보의 특허청구범위이고, 특허(등록)가 되어 있지 않은 단계의 것이라도 심사청구나 심사과정에서 공보의 보정이 되어 있으면 보정된 공보의 기재를 대상으로 검토하게 된다.

 

실제 검색에서는 결과 중에 공개 단계에서 최종적인 권리범위가 아직 확정되지 않은 공보가 다수 존재하는 경우가 많다. 이들 공보에서는 그 후의 심사과정에서 특허청구범위의 기재가 바뀌는 경우가 있으므로 그 점에 유의하면서 명세서를 판독할 필요가 있다.

 

또한, 실제 검색결과를 판독하는 단계에서는 검색 전체에 걸린 시간적 또는 비용적인 제약 등으로 인해 검색결과의 판단을 우선 초록 등 2차 자료(이에 대해 명세서 자체를 1차 자료라 한다)로 판단해야 하는 상황도 많다. 이럴 경우에는 초록 등 2차 자료가 특허청구범위가 어느 정도 고려된 것인지를 검토해 고려된 정도에 따라 취사선택의 판단기준을 가감할 필요가 있다.

 

예를 들면 출력물이 요약서인 경우인데 출원인은 이 요약서는 가장 넓은 청구항을 그대로 또는 그 청구항을 간략화해 작성하는 경우가 있다. 요약서는 권리범위 분석에 영향을 미치는 경우가 없기 때문이다. 출원에 관계되는 발명이 복잡한 구성으로 되어 있는 경우에는 이를 추상화하거나 또는 간략화한 것을 요약서로 작성하거나 또는 주요한 점만을 추출한 것을 요약서로 하지 않을 수 없다. 이들의 경우에는 부분적일지도 모르지만 청구항의 범위보다도 기술적 범위가 넓어지게 된다.

 

또 권리범위를 넓게 확보할 의도로 청구범위의 기재를 추상적인 표현 또는 상위개념적인 용어를 사용해 기재하고 있더라도 요약서에서는 하위개념의 말을 사용해 보다 구체적으로 나타내거나 넓은 청구범위의 기재 중의 구체적인 실시례를 중심으로 작성하는 경우도 있다.

 

이러한 경우에는 요약서가 청구범위의 기재보다도 기술적 범위가 좁아지게 된다. 또 출원인에 따라서도 요약서의 작성방침은 다르다. 또 현행 데이터베이스 중에서 초록이 특허청구 범위의 기재보다도 발명을 기술적으로 더 보충해 기재한 것도 있다.

 

따라서 요약 또는 초록을 판독해 검색결과의 적부를 판단하는 경우에는 이들의 기재가 특허청구범위와는 반드시 일치하는 것은 아니라는 인식을 하고, 관련성이 의심되는 것에 대해서는 일단 적합한 것으로 취급하고, 그 후에 공보 등으로부터 보다 상세하게 확인할 필요가 있다. 이를 위해 평소 이용하는 정보원(情報源)의 내용에 대해 매뉴얼 설명뿐만이 아니라 실제 수록이나 기재 경향에 대해 미리 파악해 주의하는 것이 효과적이다.

 

▲ 정보통신 분야 사물인터넷(IoT) 기술 출원인 비교 예시     © 특허뉴스

 

조사결과 및 판독의 정확성

 

검색결과를 누가 읽느냐에 대해서도 주의할 필요가 있다. 특히 주의를 요하는 것은 그 기술을 잘 이해하고 있는 기술자 등이 읽는 경우이다. 기술자는 그 기술에 대한 이해도가 높기 때문에 실시례 등에서 표현되고 있는 구체적인 기술의 관점으로부터 판단해 버리는 경우가 있다.

 

기술자와 지식재산 전문가의 면밀한 연대에 의해 특허청구범위를 기본으로 권리범위에 대한 적절한 판단이 이루어지도록 해야 한다. 수출을 포함한 해외 사업 실시가 목적인 경우, 특허는 각국에서 독립적이므로 사업을 실시할 예정인 개별 국가에서 권리관계를 확인할 필요가 있다.

 

동일한 발명에 대해 실시하는데 있어서도 그 권리범위가 각국이 동일할 것이라고 할 수 없다. 또 국가에 따라 특허성 판단기준이 미묘하게 다른 경우도 많으므로 현지 특허 변리사나 대리인의 조언을 받는 것이 바람직하다.

또 대상이 되는 국가의 명세서가 영어이외의 언어인 경우에는 통상 변역한 것에 근거해 판단을 하지만, 번역이 올바르게 원문의 특허청구범위를 표현하고 있는지에 대해도 확인하는 것도 잊어서는 안 된다.

 

조사결과의 정확성을 조사내용에서 유추 판단하는 가장 효과적인 방법은 그 조사결과를 힘겹게 달성하기까지의 경과를 객관적으로 평가하는 방법이다. 예를 들면 사용한 지도가 올바르고, 올바른 지점에서 출발해 중간 과정도 타당한 것이라면 가까스로 도착한 골(goal)지점도 타당할 것이라고 생각하는 방법이다.

 

조사 자료의 선정, 조사방법이나 분석의 방법에 모순을 포함하고 있지 않는지 여부, 결론에 힘겹게 도달하기까지의 논리가 초지일관되어 객관적인지의 여부를 최대 평가 포인트로 하는 것이 가장 확실성이 높은 평가방법이다. 조사의 정확성을 그 프로세스의 논리성·객관성·정합성으로 평가하는 것이 가장 타당한 방법이라고 하는 것은 평가받는 측, 즉 조사를 한 사람이 이 점을 염두에 두고 조사하는 것이 제3의 요인, 정확성 평가를 높일 것임에 틀림없다. 또 이 프로세스의 논리성·객관성·정합성을 높이는 것 외에는 나중에 얻어지는 실제의 정확성도 높일 수 있는 수단은 없다.

 

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