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[지식재산 활용백서④] 상표권 보호 및 활용

특허뉴스 염현철 기자 | 기사입력 2019/04/27 [16:17]

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[지식재산 활용백서④] 상표권 보호 및 활용

특허뉴스 염현철 기자

| 입력 : 2019/04/27 [16:17]

▲ 게임 소프트웨어 관련 IP © 특허뉴스

상표에는 협의의 상표, 서비스표, 단체표장, 지리적 표시, 동음이의어 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장, 업무표장 등 그 종류가 매우 다양하다. 상표는 아니지만 상표와 유사하게 사용되는 것들이 있다. 상호, 도메인네임 및 트레이드 드레스 등이 이에 해당한다. 특허 전문 리서치 기관 IP타깃이 발간한 보고서를 기초로 상표권 보호 및 활용에 대해 살펴본다. <편집자>

상표권 보호 및 침해 방지

상표가 등록됨으로써 상표권이 발생하게 되면, 상표권자는 그 상표를 독점적으로 사용할 권리를 갖게 된다. 상표권자는 상표권 침해를 방지하기 위하여 주기적인 조사를 실시해야 한다. 침해 조사는 오프라인에서의 침해뿐만 아니라, 온라인 전자상거래, 오픈마켓, 모바일 환경에서의 상표권 침해 여부도 함께 조사해야 하며, 상호, 도메인 이름, 웹상표, 보통명칭으로의 사용 등 여러 가지 유형으로 상표권이 훼손될 수 있기 때문에 다양한 각도에서 조사를 실시해야 한다. 또한 상표의 직접 사용에 의한 침해 뿐만 아니라, 유사한 상표가 출원되는지 여부도 조사해 이의신청을 제기하는 등 상표권의 독점성을 보호하기 위한 선제적인 조치를 취해야 한다. 이러한 활동은 기업의 담당자가 단독으로 하기 어렵기 때문에 특허사무소, 침해단속 전문회사, 한국지식재산보호원 등 전문기관과 협조 체계를 구축하여 진행하는 것이 효율적이다.

상표권 침해 소지가 있는 행위가 발견되면, 상표권자는 먼저 자기 권리에 문제가 없는지를 확인한 후에 변리사에게 의뢰해 상표권 침해 가능성을 검토해야 한다. 상표권 침해 가능성이 높은 경우 또는 침해라고 단정할 수는 없지만 상표권이 훼손될 염려가 있다고 판단되면 변리사를 통해 경고장이나 협조문을 보내는 것이 일반적이다. 특허의 경우와 달리 상표는 특별한 기술이나 설비가 없이도 모방이 가능한 경우가 많으며, 상표권 침해의 경우에는 상표에 대한 수요자들의 신용과 브랜드 자산의 회복이 어렵기 때문에 보다 적극적이고 과감한 대응이 필요하다.

반대로 상표권자로부터 상표권 침해의 소지가 있다는 통지를 받게 되면 먼저 상표등록원부를 발급받아 상표권의 유효성을 확인하고, 변리사의 조력을 받아 상표권 침해에 해당하는지를 면밀히 검토하여야 한다. 검토 결과 침해가능성이 높다고 판단되면 사용을 중지하고 협상을 시도하는 것이 바람직하지만, 상표등록 무효사유나 취소사유가 있다고 판단되는 경우에는 적극적인 대응을 검토해 볼 수도 있다. 또한 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에서의 사용, 진정상품의 병행수입, 정당한 권원이 있는 사용 등 침해가 아니라고 판단되는 경우에는 변리사의 조언을 얻어 소송을 준비하거나 선제적으로 특허심판원에 심판을 청구해 적극적으로 대응하는 것도 가능하다.

▲ 다양한 상표권 표시 방법 © 특허뉴스

게임 소프트웨어의 상표등록

특허나 저작권 등의 다른 지식재산권과 달리, 상표는 창작성을 요구하지 않는다. 즉, 제3자가 이미 사용하고 있는 단어나 표현이더라도, 게임 소프트웨어에 사용되지 않고 있다면 누구든지 게임 소프트웨어를 지정상품으로 해 상표권을 취득할 수 있다. 따라서, 게임 소프트웨어를 출시하고자 하는 자는 타인이 동일, 유사한 상표를 출원하기 전에 우선적으로 상표를 출원해 등록받는 것이 바람직하다. 상표는 특허와 마찬가지로 상표 등록이 이루어진 국가 내에서만 보호받을 수 있으므로, 해외 서비스가 예정된 경우에는 서비스 예정 국가에 대한 상표권 확보도 사전에 준비해야 한다.

상표는 창작성을 요구하지 않기 때문에 개발사나 퍼블리셔 누구라도 상표를 등록해 상표권을 소유할 수 있다. 게임 소프트웨어의 경우, 서비스가 제공되는 웹페이지에 게임 소프트웨어를 배급하는 퍼블리셔의 상호를 표시하도록 되어 있으며, 게임 타이틀이 출처표시의 기능을 하게 되므로, 라이센싱 계약을 통해 서비스 권한을 가지는 퍼블리셔가 서비스 국가에 대한 상표권을 취득할 수도 있다.

퍼블리셔가 상표권을 소유하는 경우, 라이센싱 계약이 종료되면 퍼블리셔는 상표권을 개발사에 반환해야 할 것인가? 게임 타이틀에 대한 상표권은 그 소유자에 대해 재산권으로서의 역할을 하게 된다.

특히, 게임 소프트웨어의 타이틀은 게임 서비스 기간 동안 퍼블리셔의 출처로서 사용되었으므로, 계약 종료 후 상표권의 이전에 대한 명시적인 규정이 없는 한 퍼블리셔가 상표권자로서 계속적으로 상표권을 보유한다고 볼 수 있다.

그러나, 게임 소프트웨어의 저작권과 타이틀의 상표권 소유자가 다르다는 것을 이유로 게임 소프트웨어로부터 타이틀을 무조건적으로 분리하면, 라이센싱 계약의 종료로 인해 게임 타이틀이 변경되면 게임 소프트웨어의 가치가 급격하게 하락하게 되어 게임 개발사와 퍼블리셔 모두 상당한 경제적 손해를 입을 수밖에 없을 것이다. 따라서, 게임 타이틀에 대한 상표권을 퍼블리셔가 소유하는 경우, 개발사는 라이센싱 종료 시점에 상표권을 반환할 수 있는 방안을 고려하는 것이 필요하다.

한편, 상표권은 설정등록일로부터 10년간 보호되는데, 갱신등록을 통해 10년씩 갱신할 수 있으므로 필요에 따라 거의 영구적으로 보호받을 수 있다.

상표권 유지 및 활용

상표권자는 등록상표에 대하여 ‘?’ 표시를 하거나, 미등록상표라도 'TM' 표시를 하여 그것을 상표로서 사용하는 것임을 표시할 수 있다. 상표권자라도 등록상표가 아닌 상표 또는 지정상품 외의 상품에 대하여 상표등록 표시를 하면 허위표시로 처벌될 수 있으며, 상표를 잘못 사용하거나 상표관리를 잘못하면 ‘ASPIRIN’, ‘불닭’처럼 등록상표가 보통명칭화되어 상표권의 효력을 잃게 될 수 있다. 따라서 상표의 서체, 색채, 표시방법을 일관성있게 유지하고 등록상표임을 표시하는 등 상표의 사용에 주의를 기울일 필요가 있다. 그런데 막상 상표업무 담당자가 아니면 이와 같은 사실을 잘 모르는 경우가 많기 때문에, 변리사를 초빙해 사내 임직원을 대상으로 교육을 실시하고, 브랜드 사용에 관한 매뉴얼을 만들어 활용하는 것도 좋은 방편이 될 수 있다.

상표권자는 상표권에 대하여 사용권을 설정하거나, 질권을 설정하여 경제적 이득을 얻을 수 있다. 특허 라이선스는 단순히 타인에게 특허발명을 실시할 수 있는 권한을 부여하는 것이지만, 상표 라이선스는 등록상표에 화체된 브랜드의 역사와 신용, 미래가치를 공유하는 것이므로 더욱 세심한 주의가 필요하다.

또한 상표권을 담보로 대출을 받거나, M&A로 인해 상표권이 포괄적으로 이전되는 경우, 상속, 유증 등의 사유가 발생하는 경우, 또는 상표권에 대한 적절한 로열티를 산정하거나 상표권 침해를 이유로 하는 손해배상을 청구하는 경우에는 그 상표권에 대한 적절한 가치평가가 수반되어야 한다. 최근 대법원은 패션 디자이너인 고(故) 앙드레김의 상속인들에게 앙드레김 상표권에 대한 상속세를 추가로 납부해야 한다고 판단하였다. 그 판결에 따르면 “앙드레김 상표권은 다른 업체로부터 사용료를 받는 별개의 독립된 재화”이며, 그 상표권의 가치는 46억 3000만원이므로 상속인들은 7억 5900여만원의 상속세를 납부해야 한다는 것이다. 그런데 상표의 가치평가는 평가모델에 따라서 결과가 달라지는 경우가 많기 때문에, 반드시 변리사나 공인회계사와 같이 경험과 신뢰성을 확보한 전문가의 협조를 받는 것이 좋다.

일반적으로 기업은 1개 브랜드만 갖고 있는 것이 아니라 수십, 수백개의 상표등록을 받아 두고 그 중에서 적절한 것을 선택해 사용하는 경우가 대부분이다. 또한 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년이지만, 갱신등록 신청만 하면 10년씩 존속기간이 연장되기 때문에 보유 상표권에 대한 꾸준한 관리가 필요하다. 따라서 기업의 입장에서는 보유 브랜드에 대한 평가와 유지, 관리, 처분 등이 중요한 문제로 된다.

해외 상표권 확보 및 보호

끝으로 상표 변리사의 업무 중에서 큰 비중을 차지하는 업무인 해외 상표권 확보와 보호에 관한 업무를 소개하고자 한다. 해외에서 상표의 보호를 받기 위해서는 속지주의 원칙상 보호를 받고자 하는 국가 또는 지역기구(예: 유럽연합) 마다 별도로 상표등록을 받아야 한다. 마찬가지로 외국의 기업들이 우리나라에서 상표를 보호받기 위해서는 우리나라 특허청에 상표출원을 해야 한다. 변리사는 우리나라 기업들이 해외 특허청에 출원하는 것을 돕거나 반대로 외국 기업들이 우리나라 특허청에 출원하는 것을 돕는 역할을 한다.

실제로 국내 기업의 핸드폰용 글로벌 브랜드 개발 및 해외 상표출원 사업은 해외 100여개 국가 이상에서 상표권을 확보하는 것을 목표로 진행된다. 그런데 상표 제도는 특허 제도에 비해서 국가별로 차이가 크고, 언어적·문화적 다양성이 커서 현지 전문가의 도움을 받지 않고는 등록 가능성이나 사용시의 문제를 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 경우, 평소에 글로벌한 수준의 전문가 네트워크를 갖고 있는 경우에는 문제가 없지만, 그렇지 못한 경우에는 기업의 니즈를 제대로 충족시켜 주기 어렵다. 이처럼 지식재산권의 해외출원 업무는 변리사가 수행하는 중요한 분야라고 할 수 있다.

해외 출원시에는 해당 국가의 법제와 실무에 대한 이해가 필요하며, 어떤 방식으로 해외 출원을 할 것인지를 결정할 수 있어야 한다. 예를 들어 유럽연합(EU)은 회원국 전부를 대상으로 하는 공동체상표출원(CTM)을 할 것인지 아니면 특정 회원국에 대해서만 상표출원할 것인지를 결정하여야 한다. 미국은 독특하게도 사용주의 국가이므로 사용에 기한 출원이 원칙이지만, 사용의사에 기한 출원, 자국 등록에 기초한 출원, 마드리드의정서에 의한 출원도 가능하므로 어떤 방식이 가장 유리한지를 검토할 수 있어야 한다. 또한 출원의 루트를 결정함에 있어서도, 해당 국가에 직접 출원할 것인지, 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 출원할 것인지, 아니면 마드리드협정의정서에 의한 국제출원을 할 것인지를 장단점을 비교해 판단할 수 있어야 한다.

이처럼 상표의 해외출원 여부와 방법 등은 상표의 가치와 사업성, 해당 국가에의 진출가능성 및 예정시기, 해당 국가에서의 상표의 사용 예정 시기, 해당 국가의 상표 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 결정해야 하는 문제이므로, 그 분야의 전문가로서 변리사는 매우 중요한 역할을 한다.

또한 해외에서 상표권을 취득한 후에도 변리사의 역할이 필요하다. 일반적으로 특허는 선진국에서 그리고 상표는 후진국에서 분쟁이 많이 발생한다. 특허에 비해서 상표는 모방이 용이하며, 상표 브로커에 의한 선점 사례가 많고, 한류의 영향으로 중국과 동남아 국가에서 상표권이 선점 당하거나 침해되는 사례가 자주 발생하기 때문이다. 특히 중국에서는 현지인이 ‘설빙’, ‘드롭탑’과 같은 우리나라 상표권을 선점하는 경우가 많이 있고, 사법절차를 통한 구제도 쉽지 않기 때문에 가급적이면 브랜드를 개발하고 국내출원과 동시에 중국 출원도 함께 진행하는 것이 바람직하다. 또한 상표권이 있어도 타오바오 같은 온라인이나 오프라인 시장에서 우리 기업의 상표권을 침해하는 사례가 많이 발생하기 때문에 변리사의 협조를 받아 현지 전문가와 함께 침해단속, 행정조치, 사법조치, 세관조치 등 다양한 조치를 강구할 필요가 있다.

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