[상표] ‘사용주의’ 채택중인 미국 상표등록... 12월 개정 상표법 시행 앞두고 출원시 무엇을 주의해야 하나

실제 사용 여부에 따른 취소 절차 간소화

특허뉴스 선우정 기자 | 기사입력 2021/06/16 [16:57]

[상표] ‘사용주의’ 채택중인 미국 상표등록... 12월 개정 상표법 시행 앞두고 출원시 무엇을 주의해야 하나

실제 사용 여부에 따른 취소 절차 간소화

특허뉴스 선우정 기자 | 입력 : 2021/06/16 [16:57]

▲ 사진출처=픽사베이  © 특허뉴스

앞으로 미국시장에 진출하는 우리기업과 출원인의 상표권 확보와 관리가 까다로워질 전망이다. 미국에서 사용하지 않는 상표에 대한 취소 절차를 간소화하는 등 사용주의를 강화하는 개정 상표법이 올해 1227일 시행될 예정이기 때문.

 

미국은 상표의 실제 사용에 의하여 상표권이 발생하는 사용주의, 우리는 행정관청이 상표등록부에 상표를 등록하는 행위에 의하여 상표권이 발생하는 등록주의를 채택하고 있다.

 

특허청에서는 지난 5월 선진 상표5개청(TM5) 회의에서 미국 상표청장이 이번 상표법 개정의 중요성을 강조한 사실을 밝히며 우리 출원인의 주의를 당부했다. 미국 특허상표청(USPTO)은 개정 상표법 시행을 앞두고 세부 시행규칙을 마련하기 위해 2개월간 의견수렴을 진행 중이다.

 

상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 상이할 수 있어 해외 출원 시 주의가 필요하다. 특히 미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어 상표등록 후에도 상표의 정당한 사용 사실을 입증해야 한다.

 

미국은 이번 법 개정을 통해 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하고, 이를 통해 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작하여 사기로 출원·등록하는 사례를 방지하고자 하였다.

 

12월 시행예정인 미국 상표법의 주요 개정내용은 다음과 같다.

 

첫째, 등록상표 말소와 재심사 제도를 신설하여 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있도록 하였고 심사관 직권으로도 취소가 가능해졌다.

 

둘째, 상표 심사기간동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정해야 한다.

 

셋째, 상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법상에 명시해 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있도록 했다.

 

넷째, 미국 특허상표청의 가거절통지서에 대응하는 기간을 기존 ‘6개월에서 사안에 따라 ‘60일부터 6개월까지의 기간을 정할 수 있도록 변경하였다.

참고로, 가거절통지서는 우리나라의 의견제출통지서에 대응되는 용어로, 거절이유가 있는 경우 심사관이 보내는 통지서를 말한다.

 

특허청 목성호 상표디자인심사국장은 미국의 개정 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 우리 출원인의 주의가 필요하다경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있지만, 본인 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로 사용하려는 상품·서비스를 한정하여 출원하고 사용실적 증거를 확보하여 이에 대비해야 한다고 강조했다.

  • 도배방지 이미지