코로나19 여파로 위축된 경기속에서도 2020년 상반기 특허출원은 역대최고치를 경신했다.

4차산업혁명 시대와 정부의 한국형뉴딜 정책의 핵심은 지식재산권인 ‘특허’의 융·복합 기술인 만큼 각 산업분야별 특허출원이 봇물을 이루고 있다.

 

이러한 가운데, 최근 특허기술 개발만큼이나 매스컴을 뜨겁게 달구고 있는 것이 특허침해 및 특허소송 뉴스이다.

 

특허뉴스는 2020년 한해를 마무리하고 2021년을 맞이하는 지금, 특허침해와 특허소송과 관련 ‘전문가에게 듣는다’ 코너를 기획했다. 첫 번째로 지식재산권 전문 변호사인 법무법인 화현 박종학 변호사와의 인터뷰를 진행했다.

 

Q. 박종학 변호사님 안녕하세요. 연말이라 많이 바쁘실텐데 이렇게 인터뷰에 응해 주셔서 감사드립니다. 박 변호사님께서는 국내에서 몇 안되는 지식재산권 전문 법조인이라고 들었습니다. 그 간의 경력 등을 짧게 말씀해 주시면 감사하겠습니다.

 

A. 네. 2006년 서울동부지방법원에서 특허·상표·저작권가처분 사건을 담당하면서 지식재산권을 알게 되었습니다. 그 후 2007년 한양대대학원 지식재산권 전공(석사), 2008년 중국 특허·상표·저작권 연수, 2009년부터 2011년까지 3년간 특허법원 판사, 2012년 서울중앙지방법원 지식재산 전담재판부, 2017년 서울남부지방법원 지식재산 전담재판부에서 근무하였습니다. 현재는 법무법인에서 지식재산 전문 변호사, 특허법학회 회원, 디자인법연구회 회원, 중국특허법학회 회원으로 활동하고 있습니다.

 

Q. 최근에 우리나라에서 벤처기업들의 특허 침해 사례나 저작권 침해 사례가 빈번히 발생하고 있는데, 관련 사건들의 사례들이 있으시면 소개 부탁드립니다.

 

A. 대기업이 벤처기업과 하도급계약을 체결하면서 벤처기업의 특허기술이 적용된 설계도면, 기술공법, 시방서 등을 견적이라는 명목으로 6개월에 걸쳐 제공받고 실제 하도급계약은 다른 업체와 체결한 사례가 있었습니다. 해당 기업은 무려 6개월에 걸친 기술자료 제공과 각종 설계도면, 시방서 작성 등 모든 기술정보를 제공한 후 하도급계약을 체결하지 못하여 기술탈취 및 인적·물적 투입비용 등 막대한 손해를 입었지만 어떠한 손해배상도 받지 못하였습니다.

다른 벤처기업은 중견기업에 특허제품을 납품하였는데, 상대기업이 1년간 납품받은 후 특허침해 제품을 자체 생산·판매하였습니다. 현재 지식재산침해로 인한 손해배상청구 소송이 진행 중인데, 상대기업이 특허무효심판을 제기하는 등으로 괴롭힘을 당하고 있습니다.

벤처기업의 특허·저작권 침해사례는 수주계약을 내세운 기술탈취, 아이디어탈취가 빈번하고, 또한 퇴직한 임직원에 의한 기술 및 아이디어 탈취 사례도 많습니다.

 

Q. 네, 변호사님 말씀을 들어보면 침해자들이 정말 노골적으로 IP권리자들의 권리를 침해하고 있는데 피침해자들의 입장에서 이럴 때 어떻게 대응해야 할까요?

 

A. 거래교섭 과정의 아이디어 탈취를 부정경쟁방지법이 금지하고 있기는 하지만 언제나 비밀유지계약을 체결한 후 계약 교섭을 하거나 공동개발사업을 진행하거나 고용계약 체결을 권합니다. 여기서 비밀유지계약은 비밀로 할 '대상을 특정'하고, '대외비'라고 표시하여 상대방에게 교부하여야 하며, 상대방은 수령 직후 교부자와 함께 비밀정보를 검수하여 널리 알려진 정보, 상대방이 합법적으로 알고 있는 정보 또는 개발한 정보에 해당하는지 확인한 후 '수령증'을 교부자에게 발행하여야 합니다. 실무상 벤처기업들은 비밀유지계약을 제3자에게 누설만 하지않으면 되는 것으로 가볍게 생각하는 경향이 있습니다. 그런데 비밀유지계약은 제3자가 아니라 공동개발자, 협력사, 계약상대방이 주로 위반하고 있고 벤처기업이 특허침해를 당하는 원인 중 하나입니다. 그러므로 비밀유지계약을 제대로 체결하고, 실제로 특허침해를 당했다면 비밀유지계약위반을 주장하는 것이 피해구제의 신속한 수단이 될 것입니다. 일반적인 특허침해에 대한 대응방안인 권리범위확인심판, 형사고소, 가처분, 손해배상청구는 시간과 비용이 많이 들고 그 인용율 및 인용금액이 많지 않습니다. 그런 점에서 비밀유지계약을 충실하게 체결하는 것이 가장 효과적이라고 생각합니다.

 

Q. 네, 피해자의 입장에서만 인터뷰를 하는 것 같아서, 잠시 침해자들의 입장도 생각해 봐야할 것 같은데요. 본의 아니게 침해를 한 기업과, 알면서 침해를 지속하는 기업의 경우를 나눠서 이야기해 봐야할 것 같습니다. 침해자들은 피침해자들의 법률적 대응에 어떻게 대응을 해야 할까요?

 

A. 본의 아니게 특허침해를 한 기업이라면, 특허침해 여부를 명확히 확인하고 특허침해로 인정되면 즉시 특허업체와 특허침해가 본의아니게 이루어졌다는 의사를 표시하고 특허사용을 중지하거나 특허사용허락을 받아야 합니다. 고의로 특허침해를 한 기업이라면, 특허권자로부터 형사고소 및 권리범위확인심판 청구, 가압류 및 가처분, 손해배상청구가 제기될 것입니다.

이에 대응방안으로는 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 특허침해를 하지 않았다는 기술적 판단을 받고, 특허침해로 인정되었다면 다음으로 특허무효심판을 청구하여 특허를 무효화할 수 있습니다. 대기업 사이에 특허침해분쟁이 있었는데, 대법원에서 특허침해가 확정되자 저희 팀이 특허무효심판을 청구하여 특허 자체를 무효화시킨 적이 있습니다. 결론적으로 특허침해가 부정되었지요.

 

Q. 부디 고의적으로 타 기업의 IP를 침해하는 기업들이 없기를 바라고, 모르는 사이 침해를 했다면 빠르게 사과하고 보상을 해줘야 한다는 말씀이시네요. 그런데 변호사님, “특허 침해를 해도 괜찮다. 왜냐하면 한국의 법적 시스템이 보상액이 낮게 책정되어 있기 때문에 대박치고 2~3억 보상해 주면 된다”라고 말을 하는 사람들이 있습니다. 이런 이야기가 사실인가요?

 

A. 현행 시스템은 기본적으로 침해자가 이익을 본만큼 이상을 배상하지 않도록 규정하고 있습니다. 특허침해로 인한 손해배상액 산정에 있어서 '실제 손해'를 '특허권자의 이익액 또는 침해자의 이익액'으로 규정하고 있어서 특허침해제품을 판매하다가 적발된 경우 대부분 침해자가 얻은 이익만큼만 배상해 주면 되고, 그 이익조차 법원에서 실제로 인정되는 액수가 낮기 때문에 그와 같은 견해가 널리 퍼져 있는 것으로 알고 있습니다. 특허법이 2019년에 고의침해의 경우 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있는 규정을 신설하였으므로 향후에는 다소나마 손해배상액이 높아질 것으로 예상됩니다.

 

Q. 손해배상과 관련해 한가지 더 질문을 드리겠습니다. 벤처기업들은 글로벌을 목표로 창업을 하는데 이렇게 한국 지식재산 보호 상황을 비추어볼 때 한국에서 창업하는 상황을 어떻게 보고 계십니까?

 

A. 벤처기업이 특허를 보유하고 있더라도 실제 특허를 활용한 비지니스를 하기 위해서는 영업비밀인 노하우, 영업력이 추가되어야 합니다. 특허만 보유하고 있어도 영업이 되려면 원천기술 및 필수특허이어야 합니다. 대표적인 것이 퀄컴의 기술이라고 봅니다. 그렇지 않고 대체기술이 많은 특허를 다수 보유하고 있는 경우에는 기술력은 있으나 고객의 수요가 그 특허에만 집중되지 않으니 경쟁력이 없겠지요. 벤처기업이 글로벌 창업을 목표로 한다면 그 특허받은 기술은 원천기술이고 반드시 해당 기술분야에서 응용하여야 하는 필수특허이어야 할 것입니다. 단순히 한국적 특허침해로 인한 배상액 또는 보상액이 너무 낮기 때문에 벤처기업이 글로벌 기업으로 성장하지 못한다고 보지는 않습니다.

 

Q. 변호사님. 요즘 온라인을 기반으로 사업을 영유하는 기업들은 사업모델의 변화나 기술적 고도화도 크지 않은 단순 사업모델 기반으로 사업을 키우고 있는데, 이런 기업들에게는 원천기술이나 IP의 확보의 필요성이 더 클 것 같은데 어떤가요?

 

A. 앞서 말씀드린 바와 같이, 기업의 경쟁력은 특허, 노하우, 영업력(자본, 정보, 판매망, 고객흡인력 등)의 결합에서 나온것인데, 요즘 온라인 기반 사업은 플랫폼에 입점하여 자사의 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 수준에 머물고 있습니다. 그렇기 때문에 누구나 쉽게 해당 사업에 진입할 수 있고 경쟁 또한 극심하여 이윤창출이 쉽지 않은 것으로 보입니다. 제조업체가 설비를 자동화, 로봇화하여 생산성을 높이는 것과 마찬가지로 온라인 기반 사업의 경우에도 고객을 끌어들일 수 있는 BM발명 특허를 확보하여야 할 것입니다. 인공지능을 비지니스에 접목한 BM발명을 개발하여 원천기술을 확보하고 이를 토대로 자신의 사업모델에 접목시키거나 다른 사업자에게 로열티를 받고 실시하게 할 수 있습니다. 반대로 자신의 사업모델에 접목시키기 위해 특허권자로부터 원천기술을 매입하거나 로열티를 지급하고 전용실시권 또는 독점적 통상실시권을 설정하는 것도 경영전략으로 고려할 수 있다고 봅니다.

 

Q. 마지막으로 IP전문 변호사로써 IP 침해자와 피침해자에게 한 말씀 부탁드립니다.

 

A. 특허·상표·저작권 등 지식재산은 소중한 자산입니다. 그렇다면 권리자는 자산을 지키기 위한 노력을 게을리 하여서는 아니되고 제도적 미비점만을 탓해서는 아니 됩니다. 특허의 경우에는 지속적인 투자를 통해 개량발명을 해야 하고, 영업비밀을 잘 관리하여야 하며, 비지니스계약 체결에 각별한 주의를 하여야 합니다. 침해자는 형사처벌, 손해배상 등의 제재로 인하여 자신의 비지니스 전체가 몰락하는 잘못을 저질러서는 아니 됩니다. 2019년에 3배 배상제도가 도입되어 향후에는 적지않은 손해배상액이 인정될 수 있습니다. 그러므로 해당 기술이 필요한 경우에는 기술매입 또는 실시권 설정 등을 통하여 정당한 사업을 진행하여야 할 것입니다.

 

박종학 변호사님 연말 바쁘신 가운데, 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다.

 

  

▲ 지식재산권 전문 변호사 법무법인 화현 박종학 변호사   © 특허뉴스 박종학 변호사는 ▲광주지방법원 판사(민사합의, 형사항소) ▲광주지방법원 순천지원 판사(영장, 민사단독, 형사단독) ▲인천지방법원 판사(소액단독, 집행단독) ▲서울동부지방법원 판사(수석부 우배석판사, 민사단독) ▲특허법원 판사(특허, 상표, 실용신안, 디자인) ▲서울중앙지방법원 판사(지식재산 전담) ▲전주지방법원 부장판사(영장, 형사합의, 민사합의) ▲수원지방법원 부장판사(민사합의, 건설・환경 전담) ▲서울남부지방법원 부장판사(형사 - 자본시장법, 지식재산권, 조세 전담) 등 주요 보직을 두루 거친 정통 법조인으로, 한양대학교(학사, 법학), 한양대학교 대학원(석사, 한국 지식재산), 중국인민대학교 해외연수(중국 지식재산) 등을 거친 실무와 이론의 전문성을 인정받은 지식재산 전문 변호사이다.   前 법무법인 이경 대표변호사를 거쳐, 현재 ▲법무법인 화현 파트너변호사 ▲특허법학회 회원 ▲디자인법연구회 회원 ▲중국특허법연구회 회원(현 회장) ▲21세기연구회 회원 ▲정연코리아 자문 ▲한강광장지역주택조합 자문을 맡고 있다.

 

 

 

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