[상표] 등록서비스표가 선등록상표 등과 전체로서 대비할 때 외관·호칭·관념이 유사하지 않다고 본 사례(특허법원 2018허4515)

 

 

피고의 등록서비스표(클라우드서비스제공업 등)와 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표(휴대폰및 관련 서비스업 등)의 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 영단어 ‘Cloud’와 ‘berry’가 띄어쓰기 없이 나란히 쓰인 문자표장이고, 선등록상표·서비스표 1은 영어 대문자로 이루어진 단어 ’BLACK'과 ‘BERRY'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장, 선등록상표·서비스표 2는 역시 영어 대문자로 이루어지되 서로 글자체가 다소 상이한 ’BLACK'과 ‘BERRY'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장, 선등록상표·서비스표 3은 도형 부분과 그 오른쪽으로 영어 단어 ’Black'과 ‘Berry'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자 부분이 결합된 표장이고, 선사용상표 'BlackBerry'는 영어 단어 ’Black'과 ‘Berry'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장이다. 따라서 문자 부분의 글자 구성 및 영어 대·소문자 구성, 도형의 유무 등의 차이로 말미암아 그 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

또한 등록서비스표는 구성상 특별히 강조되는 부분 없이 6음절의 비교적 짧게 발음되는 영문자로 이루어져 있고, 우리나라의 영어 보급수준과 발음 관행에 따르면 일반 수요자나 거래자는 이를 각각 ‘구름’과 ‘산딸기류 열매’를 의미하는 ‘Cloud’와 ‘berry’가 결합되었다고 인식할 것이다. 나아가 지정서비스업에서 ‘cloud’부분은 소프트웨어와 데이터를 인터넷과 연결된 중앙 컴퓨터에 저장하여 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있도록 하는 서비스에 있어서 그 저장공간을 의미하기도 한다는 점에서 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 미약하고, ‘berry’ 부분 역시 그 부분만으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 보기도 어렵다. 따라서 등록서비스표는 전체적으로 ‘클라우드베리’로만 호칭되고 관념될 수 있다.

한편 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표는 전체적으로 ‘블랙베리’로 호칭되고 관념될 것인데, 여러 음절의 단어는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반 거래사회에서 언어관행인 점을 고려하면, ‘클라우드베리’로 호칭되는 이 사건 등록서비스표와 ‘블랙베리’로 호칭되는 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표는 전체적인 어감에 있어서 유사하게 청감된다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표의 호칭은 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표의 그것과 상이하고, 관념 역시 상이하다.

따라서 등록서비스표는 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표와 동일·유사하다고 할 수 없고, 그렇다면 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선사용상표와의 관계에서 제11호의 수요자 기만 염려가 있는 상표 또는 제12호의 부정목적에 의한 사용 상표에도 해당하지 아니한다.

 

[특허] 빈혈 환자의 삶의 질 개선 효과가 선행발명에도 이미 개시되어 있어 진보성이 부정된다고 본 사례(특허법원 2017허8534)

 

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

출원발명과 선행발명 1은 모두 보체의 저해물질을 사용한 발작성 야간혈색뇨증(PNH) 치료 조성물에 관한 것으로서, 용혈성 빈혈 환자의 혈관 내 용혈을 효과적으로 감소시키고, 피로, 동통, 호흡곤란 등과 같은 관련 증상을 개선하고자 하는 점에서 기술분야와 목적이 공통된다.

출원발명 제1항의 에쿨리주맙의 의약 용도는 발작성 야간혈색뇨증(PNH) 치료를 위한 용도로, 용혈성 빈혈 질환 및 그에 따라 나타나는 증상인 전반적인 건강 상태, 신체 기능, 감정 기능, 인식 기능, 피로, 호흡곤란, 불면증, 발기부전 등을 치료하고, 통증 등을 개선한다는 점에서 선행발명의 대응구성과 동일하고, 다만 ‘치료하는 동안 빈혈 상태의 환자에 있어 삶의 질이 개선되는 것’이 부가되어 있다는 점에서 선행발명 1과 차이가 있다.

그런데 선행발명 1, 3에 이미 에쿨리주맙 투여 시 빈혈 환자에 대해서도 건강상태, 신체적 기능 등 삶의 질이 개선되었음이 이미 개시되어 있고 출원발명의 에쿨리주맙이 선행발명 1과 비교하여 면역원성을 개선하였다고 인정할 만한 근거도 없으며, 삶의 질 개선 효과가 선행발명 1에 이미 개시된 이상 출원발명이 그에 비해 이질적이거나 현저한 효과를 달성하였다고 보기도 어렵다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합함으로써 ‘에쿨리주맙을 투여하였음에도 빈혈이 지속되는 환자에 있어서도 삶의 질이 개선되는 것’을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이므로 출원발명은 그 진보성이 부정된다.

 

[특허] 특정한 투여용법과 투여용량에 관하여 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과를 인정할 수 없으므로 진보성이 부정된다고 본 사례(특허법원 2018허3925)

 

특허청 심사관 및 특허심판원은 진보성 부정을 이유로 거절결정 및 거절결정불복심판을 기각한바, 진보성 부정여부를 본다. 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다. 이 사건 제1항 발명은 상기 조성물의 투여용량, 투여용법을 환자에게 8시간 이내에 정맥 투여하고 32-134㎎/㎡의 시타라빈을 제공하며 제1일의 제1 투여 단계, 제3일의 제2 투여 단계 및 제5일의 제3 투여 단계로 한정한 점에 차이가 있다.

그러나 선행발명에 개시되어 있는 사항과 우선일 당시 알려져 있던 기술적 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 투여용량과 투여용법은 시타라빈 대 다우노루비신의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되리라고 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 그와 같이 예측되는 범위 내에서 당연히 거쳐야 할 임상시험 과정을 통하여 이 사건 제1항 발명에서 특정한 투여용량․투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 봄이 상당하다. 공지된 의약물질의 약리효과는 온전히 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 투여용량이나 투여용법을 찾는 것은 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있는 것이다. 따라서 투여용량, 투여주기 등 투여방법을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 창작능력 범위 내에 속한다.

뿐만 아니라 이 사건 제1항 발명이 특정하고 있는 ‘32-134㎎/㎡ 시타라빈’의 범위와 ‘1일, 3일 및 5일’의 투여주기에서 나타나는 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저하거나 이질적인 것이라고 보기 어렵다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

 

[민사] 피고가 이 사건 운송계약을 체결하여 보조참가인 등으로 하여금 이 사건 각 차량을 운행하도록 한 것이 특허법 제127조 제1호의 침해 행위에 해당하지 않는다고 본 사례(특허법원 2017나2493)

 

원고는 피고가 원고특허의 권리범위에 속하는 광폭화물적재장치를 사용하고 있으므로 원고의 특허권을 침해하는 것이라는 이유로, 주위적으로 손해배상을 구하며 예비적으로 그 침해행위의 금지 등을 구한다.

그러나 인정사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 각 차량에 설치된 가변장치들을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 피고가 이 사건 특허발명을 실시하였음을 인정할 증거가 없다.

피고는 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결하였고, 보조참가인 등은 다시 이 사건 각 차량의 소유명의자들과 별도의 운송계약을 체결하였다. 피고는 이 사건 각 차량의 소유자가 아니고, 이 사건 각 차량의 소유자 또는 운행자와 직접 운송계약을 체결한 당사자도 아니다.

원고는 피고가 이 사건 각 차량의 운행을 지배․관리하였다는 취지로 주장하나, 출입허가증이 피고 명의로 발급되었다는 이유만으로 피고가 이 사건 각 차량을 지배․관리하였다고 보기는 부족하다.

원고는 피고가 이 사건 각 차량을 이용하여 포스코와 체결한 화물운송계약을 이행하도록 한 이상 간접침해에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 운송계약을 체결하여 보조참가인 등으로 하여금 이 사건 각 차량을 운행하도록 한 것이 특허법 제127조 제1호에서 규정한 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에 해당한다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

피고가 이 사건 특허발명을 직접 실시하였거나 제3자의 실시행위에 위법하게 관여하였다고 보기 어려우므로, 이를 전제로 하는 원고의 주위적 및 예비적 청구는 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

 

[특허] 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하여 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례(특허법원 2018허5815)

 

출원발명은 김치에서 분리동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주에 관한 것이고, 선행발명은 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 당분석결과 L-Arabinose D-Xylose 및 Methyl-D-mannoside의 이용성이 서로 다른 것으로 나타났고, 16S rRNA 분석결과 Lactobacillus plantarum과의 유사성에서도 차이를 보이는 것으로 나타나므로, 양 발명의 균주가 완전히 동일한 균주라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명과 선행발명은 균주의 분류학상의 위치가 동일하지만 균주의 세부명칭이 다르다는 점에서 차이가 있다. 그러나 출원발명과 선행발명은 모두 아토피성 피부염, 비염 등의 개선치료, 면역력 조절을 목적으로 장내균총을 개선시키기 위해 젖산균인 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum)을 제공한다는 점에서 기술적 과제가 공통되고, 양 발명 모두 동일한 시료인 김치에서 추출되는 젖산균이며, 2014. 8. 29. 발행된 “미생물학 실험”이란 표제의 책에는 Lactobacillus 속을 포함하는 젖산균을 분리 동정하는 실험방법이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 출원발명의 명세서 기재를 종합하면, Lactobacillus 속 균주의 분리방법은 출원발명의 출원일 이전에 잘 알려져 있었다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명의 균주를 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

그렇다면, 출원발명의 진보성 유무는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주의 IL-4, TNF-α의 억제, 소양행동억제 등의 효과가 선행발명에 비하여 현저한지 여부에 달려 있지만, 출원발명의 실시예 3 내지 7의 실험에 따르더라도, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주를 RBL-2H3 cells 및 수동형 피부 아낙필락시스 모델동물에 적용하였을 때 IL-4 와 TNF-α의 발현이 억제되거나 항알러지, 항소양 반응이 나타나는 결과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으므로, 출원발명이 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다.

 

[특허] 확인대상발명은 특허발명과 차이점을 파악할 수 있을 정도로 명확히 특정되어 있지 아니하다고 본 사례(특허법원 2018허1554)

 

‘카운팅계수 설정단계’ 대비

1항 발명은 ‘셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법’에 관한 것으로서, 세차작업모드의 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 작업모드선택에 따라 디스카운팅하는 속도를 달리 카운팅하는 설정단계와, 그 설정된 속도로 세차시간을 디스카운팅하는 처리단계의 두 단계로 이루어져 있다. 그런데 확인대상발명에는, “세척, 거품솔, 왁스세차 작업모들로 선택했을 경우에는 정상적인 1초 단위로 세차작업시간이 디스카운팅되는 반면, 폼건세차 모드를 선택할 경우에는 세차작업시간이 4배속으로 디스카운팅되며, 한 번 주어진 세차작업시간 도중 세차모드를 변경할 수 있다.”고만 기재되어 있으므로, 세차작업모드의 카운팅계수를 설정하여 디스카운팅 속도를 카운팅하는 설정단계가 포함되는지 여부에 관하여 아무런 기재가 없다. 또한 확인대상발명에 위와 같이 기재된 사항만으로는 통상의 기술자에게 카운팅계수 설정단계가 포함됨이 자명하다고 단정하기 어렵다. 나아가 셀프세차를 위한 세차시간 처리방법에는, 각 세차작업모드의 카운팅계수를 직접 설정할 수 있는 설정단계가 포함될 수도 있고, 셀프세차기 내에 세차작업모드의 카운팅계수가 고정되어 카운팅계수 설정단계가 포함되지 않을 수도 있을 것인데, 이 사건 특허발명은 특별히 ‘카운팅계수 설정단계’를 중요 구성요소로 하여 보호범위를 정하고 있다. 결국 보정 전 확인대상발명은 특허발명의 ‘카운팅계수 설정단계’와 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 봄이 상당하다.

 

‘카운팅계수 값’ 대비

특허발명은 세차작업모드에 대하여 세차작업시간이 1초 단위 몇씩 감산되는지 그 카운트계수 값이 명확히 특정되어 있는 반면에, 확인대상발명은 세차작업시간이 1초 단위로 감산되거나 4배속으로 감산되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 1초 단위 몇씩 감산되는지가 명확히 특정되어 있지 않다. 그런데 셀프세차 시스템에 있어서 1초 단위 몇씩 감산되는지에 따라 감산속도가 달라져 사업주의 수익에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려하면, 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 ‘카운팅계수 값’과 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

 

 자료: 특허법원

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