[특허Q&A] 상표의 이해

특허뉴스 박진석 기자 | 기사입력 2015/04/16 [04:15]

[특허Q&A] 상표의 이해

특허뉴스 박진석 기자 | 입력 : 2015/04/16 [04:15]

상표의 이해
 
'상표'(brand)의 어원은 소나 말 등의 목축물에 火印하는 노르웨이의 고어'brandr'로부터 유래했다.

중세시대에 길드(Guild)라는 상인단체나 동업조합원이 상품생산활동에 대한 독점과 상품의 질과 양을 통제하는 수단으로 상품에 "生産標"(production mark)를 사용했다. 그러나 이 당시의 '生産標'는 소비자에 대해 자신의 상품을 식별하도록 하는 것이 아니어서 오늘날의 상표제도와는 차이가 있다.

오늘날과 같은 상표제도는 산업혁명 이후 프랑스에서 1857년 6월 23일 상표의 기탁제도를 정한 사용주의 및 무심사주의를 내용으로 하는 '製造標 및 商品標에 관한 法律'이 세계 최초로 제정되었으며, 그 후 영국에서 1862년 商品標法 및 1875년 선사용주의를 중심으로 한 商標登錄法 등이 제정되면서 상표제도의 기틀을 다지게 되었다.
 
상표법상 상표의 개념
 
사회적 사실로서의 상표란 자타상품을 식별하기 위하여 사용하는 일체의 감각적인 표현수단을 의미하지만 이러한 표장을 모두 보호하는 것은 법기술적으로 어렵기 때문에 상표법에서는 보호가 가능한 상표의 구성요소를 제한하고 있다. 종전에는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색채를 결합한 것만으로 상표의 구성요소를 한정하였으나, 2007. 7. 1부터는 상표권의 보호대상을 확대하여 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표, 홀로그램상표, 동작상표 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 모든 유형의 상표를 상표법으로 보호할 수 있도록 했다. 그러나, 상표법상 상표란 여전히 시각을 통하여 인식될 수 있는 것으로 국한되며 시각을 통하여 인식할 수 없는 소리, 냄새, 맛 등과 같이 청각, 후각, 미각으로 지각할 수 있는 표장은 현실의 거래사회에서 자타상품의 식별표지로서 사용되고 있다하더라도 상표법상의 상표로는 보호받을 수 없다.(다만, 현재 청각, 후각 등 시각적으로 인식할 수 없는 표장도 포함하기 위한 법률 개정을 추진 중에 있다.)

또한 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용되지 않는 표장은 상표가 아니므로 상품에 사용된 것이라 하여도 그것이 단순히 상품의 심미감을 불러 일으키게 하기 위하여 사용된 디자인이거나 자타상품식별의사와 무관한 가격표시 등은 상표법상 상표가 아니다.
광의의 상표개념으로서는 상표외에 서비스표, 단체표장, 업무표장을 포함한다.
 
서비스표의 개념
 
『서비스표』란 서비스업(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 즉 상표는 "상품"의 식별표지임에 반하여 서비스표는 "서비스업(용역)"의 식별표지라고 할 수 있다.
 
상표와 상호는 무엇이 다른가
 
상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 가지는 것이나, 상호는 상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능이 있다. 즉, 상호는 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표지의 일종이며, 문자로 표현되고 호칭되며 회사기업의 경우 상호의 사용은 강제적이지만, 상표는 자타상품을 식별하는 기호로서 문자뿐만이 아니라 기호, 문자, 도형 등과 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는 강제성이 없다는 점이 상이하다.

다만 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identification Program)에 따라 상호와 상표를 일치시키고 있는 것이 국제적 추세인 점(상표의 상호화 또는 상호의 상표화 현상)과 상호가 상품표지로 사용되고 상표로서 등록요건을 갖추어 등록된 경우에는 법률상 상표로서 보호되는 상호상표가 점차 늘고 있어 양자간의 기능이 중첩되는 경우가 많다.

상표와 지리적 표시
 
상표와 지리적 표시는 양자 모두 출처표시 기능 및 품질표시적 기능, 영업상의 이익과 관련되며 지식재산권의 범주 내에서 보호되는 표장이라는 점에서는 상표와 유사한 점이 있다. 이러한 유사점 때문에 지리적 표시를 상표 제도내로 포괄하여 상표 및 지리적 표시 보호법으로 규정하는 나라가 있는가 하면 지리적 표시를 상표법상 단체표장 내지 증명표장으로 보호하는 나라도 있다.

그러나 상표는 상품 또는 서비스업을 제공하는 "특정 사업주체"를 식별시켜 주는 표장인데 반하여 지리적 표시는 당해 표시가 사용되고 있는 제품을 생산하는 사업주체들이 위치하고 있는 "특정지역"을 확인시켜 주는 표장이므로 지리적표시는 상표와 같이 하나의 업자가 다른 경업자들을 사용으로부터 배제시킨다는 의미에서의 "독점적 소유자"는 없는 점에서 차이가 있다고 볼 수 있다.

우리나라는 2004년 개정상표법(2004.12.31.법률제7290호)을 통해 2005년 7월 1일부터 "지리적 표시"를 단체표장으로 보호하고 있습니다. "지리적 표시"는 단순한 지명이 아니라, "인제용대황태"와 같이 특정 품질,명성 또는 그 밖의 특성을 가지고 있고, 그 품질 등이 해당 지역의 기후, 토양, 지형 등의 지리적 환경에 기인한 경우에 그 상품이 생산,제조 또는 가공된 지역을 나타내는 표시를 말한다. 즉, 다른 지역과 구별되는 품질이나 명성 등의 특성이 그 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연적 조건이나 전통적인 생산비법 등의 인적 조건을 포함하는 지리적 환경에서 본질적으로 비롯되는 경우에 그 지역에서 생산, 제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.

상표와 도메인 이름
 
상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미한다. 따라서 상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인 이름 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 이름간의 분쟁이 증가하고 있는 추세에 있다.

원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인 이름을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 이름을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있다.
 
상표제도의 목적
 
상표제도의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.(상표법 제1조)

상표의 기능
 
▲자타상품의 식별기능(상표를 상품에 표시하여 사용하는 경우 그 상표의 표시로 인하여 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 기능)
▲출처표시 기능(동일한 상표를 표시한 상품(동일 상표품)은 동일한 출처에서 나온다는것을 수요자에게 나타내는 기능)
▲품질보증 기능(동일한 상표를 표시한 상품은 그 품질이 동일한 것으로 수요자에게 보증하는 기능)
▲광고선전기능(상표의 상품에 대한 심리적인 연상작용을 동적인 측면에서 파악한 것으로 상품거래사회에서 판매촉진수단으로서의 상표의 기능)
▲재산적 기능(상표가 갖는 재산적·경제적 가치로서의 기능으로서 상표의 재산적 기능은 상표권의 자유양도 및 사용권 설정 등을 통해 구현)
 
상표의 등록요건
 
우리나라에서 상표권자가 될 수 있는 자격을 갖는 자(개인 또는 법인)로서, 국내에서 상표를 사용하는 자(법인·개인·공동사업자) 또는 사용하고자 하는 자는 상표법이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있다.

상표권자가 될 수 있는 자격은 우리나라 국민(법인포함)은 모두 해당되며, 외국인은 상호주의 원칙과 조약에 의거하여 그 자격이 결정된다.

상표의 등록요건은 출원의 형식 등 절차적 요건과 상표의 구성자체가 자타상품의 식별력을 가진 것인지 부등록 사유에 해당되지 않는지에 관한 실체적 요건(적극적 요건, 소극적 요건)으로 나누는데 상표법상 중요한 것은 실체적 요건이다.

상표의 가장 중요한 기능은 자타상품 식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 한다. 상표법상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말한다.

일반적으로 식별력 유무의 판단은 지정상품과 관련하여 판단하고 있으며 상표법 제6조제1항 각호에서는 자타상품의 식별력이 없는 상표들로서 상표등록이 불허되는 사유를 제한적으로 열거하고 있다.

식별력 요부의 판단은 등록여부결정시를 기준으로 판단하고, 결합상표의 경우 그 상표의 구성부분 전체를 기준으로 판단하며, 지정상품에 관한 일반적 거래자 또는 수요자를 기준으로 판단해야 할 것이나 지정상품과의 관계를 고려할 필요가 없는 경우에는 통상적인 일반인의 평균적 인식을 기준으로 판단한다.

"보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장"이라 함은 "한글, 한자 또는 로마문자 등 문자의 인쇄체, 필기체로 표시하여 구성된 표장"을 말하고, "만으로 된"의 의미는 보통명칭 등이 포함된 경우라도 식별력 있는 표장의 부기적 부분에 불과한 경우 또는 식별력 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하는 경우에는 전체적으로 식별력이 인정된다는 것이다. 다만, 단순히 2이상의 기술적 표장을 결합한 경우는 제외된다.

다만, 불허되는 사유 중 ③, ④, ⑤, ⑥의 사유에 해당하더라도 출원전에 사용한 결과 그 상표가 수요자간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저히 인식되어 있는 상표는 등록을 받을 수 있다.(상표법 제6조 제2항)
또한 ③호(산지에 한함) 또는 ④호의 규정에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.(상표법제6조제13항)
상표가 자타상품의 식별력을 가지고 있다 하더라도 독점배타적 성질의 상표권을 부여하는 경우 공익상 또는 타인의 이익을 침해하는 경우에는 당해 상표의 등록을 배제할 필요가 있다. 상표법 제7조에서는 이를 제한 열거적으로 규정하고 있다. (예 : 무궁화 도형, IMF, WTO 등)
한편, 상표법 제7조 제5항은 상표등록취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 ①존속기간의 만료로 인한 상표권의 소멸, ②상표권의 전부 또는 일부의 포기, ③상표등록 취소심결의 확정 중 어느 하나에 해당하게 된 때에는 상표권자 또는 그 상표를 사용한 자는 포기한 날, 소멸한 날 또는 그 심결이 확정된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.
 
상표등록출원은 1상표 1출원주의 원칙이다.
상표등록출원은 산업자원부령이 정하는 상품류 구분내에서 상표를 사용할 1 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하는데 이를 1상표1출원주의원칙이라고 하며, 하나의 출원서로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않는다.

1상표 1출원주의 원칙은 신규 상표등록출원, 지정상품의 추가등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록신청에 적용되는 기본 원칙이다.

'97 개정상표법에 따라 '98. 3. 1부터 "1상표1류1출원주의" 제도를 폐지하고 "1상표다류1출원주의"를 채택함에 따라 상표마다 출원하되 상표와 서비스업을 동시에 지정하여 출원할 수도 있게 되었다. 

상표등록출원을 할 때에는 보호받고자 하는 상표와 아울러 상표법시행규칙 제6조의 규정에 따른 상품류구분 및 「상품 및 서비스업의 명칭과 류구분에 관한 고시」에 따라 그 상표를 사용할 상품을 1개류 또는 다류의 상품을 지정할 수 있다. 상표법 시행규칙 별표에서는 제1류부터 제34류까지의 34개류의 상품류구분과 제35류부터 제45류까지 11개류의 서비스업류구분이 명시되어 있다.

상표권자 또는 상표등록출원인은 출원 또는 등록후의 사정변화에 따라 지정상품의 범위를 확대할 필요가 있는 경우 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품에 상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받음으로써 상표권의 권리범위를 확장하여 상표권자의 이익을 보호받을 수 있다.

상표등록출원인은 상표등록출원시에 1 또는 2개 이상의 상품을 일시에 지정할 수 있으나, 상표등록출원후 또는 상표등록후에 지정상품을 추가할 필요가 있을 경우 별도로 지정상품의 추가등록출원서를 제출하여 지정상품을 추가할 수 있도록 하기 위한 제도이다.

지정상품의 추가등록의 요건은 원상표권 또는 원상표등록출원이 존재하여야 하고, 추가등록출원의 출원인은 등록상표의 상표권자 또는 상표등록출원의 출원인과 동일인이어야 하며, 지정상품의 추가등록의 상표는 당해 등록상표 또는 상표등록출원의 상표와 동일하여야 하고, 통상의 상표등록출원에 관한 거절이유에 해당하지 않아야 한다.

지정상품의 추가등록이 있으면 그 추가등록된 지정상품은 원상표권에 합체되어 일체를 이루므로, 상표권의 존속기간이 함께 진행되고 원상표권이 소멸되면 추가등록도 함께 소멸된다. 그러나 무효사유의 존재여부나 상표권 침해여부의 판단에 있어서는 당초에 등록된 것과 독립적으로 존재하고 판단된다.

'98. 3. 1이전 상표법에서는 동일 상품류구분내에서는 동일한 상표는 하나의 상표등록만 인정하였으나 '98. 3. 1부터 다류1출원 제도를 시행하면서 추가등록대상을 동일 상품류구분내에 한정하던 것을 폐지하였으며 아울러 상품마다 분할하여 출원 및 등록이 가능하도록 개정하였다.

상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이나 10년간씩 몇번이고 계속하여 갱신할 수 있으므로 상표권은 반영구적인 권리이다.
상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료전 1년이내에 상표권 존속기간갱신등록신청을 하여야 하며, 존속기간이 만료된 후라도 6개월이 경과하기 이전에는 상표권의 존속기간갱신 등록신청을 할 수 있으나 일정액의 과태료를 납부하여야 한다.
 
출원의 보정
 
상표등록출원의 보정이란 출원의 절차상 또는 내용상의 흠결을 특허청장 또는 심판원장의 명령에 의하여, 또는 출원인이 자진하여 보정할 수 있도록 하는 제도를 말한다. 출원인은 최초 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 상표등록여부 결정의 통지서가 송달되기전에 출원상표 및 그 지정상품을 보정할 수 있는데 요지가 변경되지 않는 범위의 보정이란 다음과 같은 경우를 말한다.
(1)지정상품의 범위의 감축(2)오기의 정정(3)불명료한 기재를 명확하게 하는 것(4)상표의 부기적인 부분의 삭제
 
출원의 분할
 
1 또는 2이상의 상품류구분 내의 상품을 지정상품으로 하여 상표출원한 경우에는 이를 상품마다 또는 상품류구분별로 출원을 분할할 수 있도록 한 것을 말한다. 즉, 출원의 분할은 지정상품의 분할을 뜻하며, 상표의 분할을 의미하지는 않는다.
 
출원의 변경
 
출원의 변경은 상표등록출원, 서비스표등록출원, 단체표장등록출원상호간에 인정되고, 지리적 표시 단체표장등록출원 및 업무표장등록출원에 대해서는 인정되지 않는다.
또한, 상표권의 존속기간갱신등록신청 또는 지정상품의 추가등록출원은 그 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 소멸된 경우를 제외하고는 상표등록출원으로 변경할 수 있다. 무효심판이나 취소심판이 청구된 경우에는 상표권자가 무효나 취소될 경우를 대비하여 상표권의 존속기간갱신등록신청 또는 지정상품의 추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 등 상표제도를 악용할 수 있으므로 이와 같은 경우에는 출원변경을 제한하였다.
또한 타법 영역으로의 출원의 변경(상표와 특허,실용신안,디자인상호간의 출원의 변경)은 인정되지 않으며, 신규의 상표등록출원이나 지정상품의 추가등록출원 또는 상표권의 존속기간갱신등록신청 상호간의 출원변경도 인정되지 않는다.
 
상표의 출원공고제도
 
상표의 출원공고제도는 상표의 공익성과 출원상표의 다양성에 비추어 특허청 내부 심사관의 심사만으로는 부족하다는 견지에서 상표로서의 권리를 설정등록하기전에 이를 일반에게 공개하여 공중심사에 회부함으로써 각계의 의견을 듣고 이의가 있으면 이의신청을 할 수 있게 하여 심사에 공정성을 달성하기 위한 일련의 과정이다. 출원인은 원칙적으로 출원공고후 타인이 무단으로 당해출원된 상표와 동일.유사한 상표를 동일.유사한 상품에 대하여 사용함으로 인하여 출원인에게 업무상의 손실이 발생하는 경우 그 타인에게 경고를 하고 업무상의 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있도록 하되, 상표등록 출원의 사본(국제상표등록출원의 경우에는 국제출원의 사본)을 제시하고 경고하는 경우에는 출원공고전에도 보상금을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 상표권의 설정등록된 이후에만 당해권리를 행사할 수 있도록 규정하고 있다.
 
상표의 이의신청제도
 
출원공고된 상표에 대하여 이의가 있을 때에는 누구나 출원공고일로부터 2월 이내(연장 불가)에 이의신청을 할 수 있고 이의신청서는 소정의 양식에 의거 작성하되 반드시 이의신청의 이유를 기재하고 이에 필요한 증거를 첨부하여야 한다. 이미 제출한 이의신청에 대한 이유나 증거를 보정하고자 하는 경우에는 이의신청기간의 경과후 30일 이내에 하여야 한다.
 
상표권의 존속기간
 
상표권은 설정등록에 의하여 발생하는데 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날로부터 10년이며, 상표권의 존속기간 갱신등록출원에 의하여 10년간씩 그 기간을 갱신할 수 있으므로 계속 사용을 하는한 반영구적인 효력을 갖는다.
상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 상표권 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다. 존속기간이 만료된 후라도 6개월이 경과하기 이전에는 상표권의 존속기간갱신 등록출원을 할 수 있으나 일정액의 과태료를 납부해야 한다.
 
상품상표의 사용권제도
 
(1)전용사용권
상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용사용권을 설정할 수 있으며, 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위내에서 지정상품에 관한 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 된다.
따라서 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 또한 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 타인에게 이전하거나 통상사용권을 설정할 수 있다.
전용사용권의 설정·이전 등은 등록하여야 효력이 발생하며(등록은 효력발생요건), 전용사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.
 
(2)통상사용권
상표권자 또는 전용사용권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권을 설정할 수 있으며, 통상사용권자는 설정행위로 정한 범위내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지게 된다.
또한 상표권자 및 전용사용권자의 동의를 얻어 그 통상사용권을 타인에게 이전할 수 있다.
통상사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며(등록은 제3자 대항요건), 통상사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.
또한 통상사용권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리만 가지므로 권리침해에 대한 금지청구권은 없으며, 상표권자나 전용사용권자만이 권리침해에 대한 금지청구 등을 할 수 있다.


 
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