[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 20장

특허뉴스 박진석 기자 | 기사입력 2017/12/01 [10:38]

[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 20장

특허뉴스 박진석 기자 | 입력 : 2017/12/01 [10:38]

Q. 특허법상 심사청구에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)
 
① 특허출원의 심사청구는 특허출원인만 할 수 있다.

② 심사청구기간은 특허출원일부터 5년이고, 국제특허출원의 경우에는 우리나라에 번역문을 제출한 날부터 5년 이내에 심사청구를 할 수 있다.

③ 분할출원, 변경출원의 경우에는 원출원 또는 선출원의 절차를 승계하므로 새로이 심사청구를 할 필요가 없다.

④ 출원공개 후에 심사청구가 있는 때에는 특허공보에 그 취지를 기재하지 않아도 된다.

⑤ 국제특허출원의 출원인은 국어번역문 제출 및 수수료 납부 후에는 특허협력조약(PCT) 제2조(정의)에 의한 우선일부터 2년 7월 전이라도 심사청구를 할 수 있지만, 국제특허출원인이 아닌 자는 우선일부터 2년 7월이 경과된 후가 아니면 심사청구를 할 수 없다.
 
<관련 법령>
특허법 제59조(특허출원심사의 청구)②특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인의 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.
③제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조제2항의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
특허법 제60조(출원심사의 청구절차) ②특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
특허법 제210조(출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항의 규정에 의한 절차(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다)를 밟고 제82조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부한 후가 아니거나 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 제201조제1항에서 규정한 기간을 경과한 후가 아니면 제59조제2항의 규정에 불구하고 그 국제특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 없다.
특허법 제201조 (국제특허출원의 번역문) ①국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어 번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.
 
<해설>
① 특허법 제59조 제2항에 의해 누구든지 특허출원에 대한 심사청구를 할 수 있다. 따라서 틀린 말이다.
② 특허법 제210조에 의해 국제출원의 경우에는 출원인은 번역문을 제출하고 수수료를 납부한 뒤에는 출원심사의 청구를 할 수 있고 그 때의 기산일은 번역문제출 시점이 아닌 특허출원시이다. 다음 판례 참조. 특허협력조약(PCT) 제11조 제3항, 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제157조의9 규정들을 종합해 보면, 다른 나라에 국제특허출원을 한 후 같은 법 제80조의2 제2항에 의하여 우리 나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(5년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날이 아니다(대법원 1995. 6. 16. 선고  95누3336 판결). 따라서 틀린 말이다.
③ 출원의 분할이란 2이사의 발명을 포함하는 특허출원(원출원)의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 하는 것이고, 이 새로운 특허출원이 적법한 출원으로 인정되면 출원일의 소급효과를 부여하고자 하는 것이다. 따라서 원출원의 절차를 승계하는 것이 아니므로 제59조 제3항에서 정하는 기간 내에 별도의 심사청구를 하여야 한다. 따라서 틀린 말이다.
④ 특허법 제60조 제2항에 의해 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다. 따라서 틀린 말이다.
⑤ 특허법 제210조에 의한다. 따라서 맞는 말이다.
 
정답은 ⑤번이다.

Q. 상표법상 상표의 사용 또는 상품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)
 
① 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

② 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다.

③ 상표권자 등이 완구에 대하여 관련 행정법규에서 규정하는 안전검사 등을 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 당해 완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구배하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 당해 등록상표가 그 완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다.

④ 약사법에서 규정하는 보건복지부장관의 품목별 허가를 받지 않은 의약품을 지정상품으로 하는 등록상표라도 이를 선전·광고하거나 지정상품에 부착하여 판매하는 것은 정당한 상표사용에 해당하여 상표등록의 취소를 면할 수 있다.

⑤ 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건과 관련하여 판단할 때, 타인의 저작권을 침해하는 등록상표의 사용이라도 상표의 정당한 사용으로 인정될 수 있다.
 
<관련 법령>
상표법 제2조(정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1-5. 생략
6. "상표의 사용"이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위
 
<해설>
① 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부(상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항)를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9.22. 선고  2005후3406 판결 참조). 따라서 맞는 말이다.
② 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 1999. 6.25. 선고  98후58 판결 참조). 따라서 맞는 말이다.
③ 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등의 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하여 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9.22. 선고  2005후3406 판결 참조). 따라서 맞는 말이다.
④ 상표권자가 정당한 이유없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소하여야 하도록 규정한 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제45조 제1항 제3호의 규정은 상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적 의미도 포함되는 것으로 해석된다고 할 것인바, 이와 같은 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 보건사회부장관의 품목별 허가를 받아야하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미처에 한 차례씩 그 상표를 광고하였다거나 국내의 일부 특정지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다(대법원 1990. 7.10. 선고  89후1240 판결 참조). 따라서 틀린 말이다.
⑤ 갑이 등록상표의 등록출원일 전에 외국에서 등록상표와 동일하고 그 연합상표와 거의 동일한 형태의 도형을 창작하여 이에 대한 저작권을 취득하였고 이러한 저작물이 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 저작권법에 의하여 우리 나라에서 소급하여 보호됨으로써 을이 1996. 7. 1.부터 등록상표나 그 연합상표를 사용하려면 저작권자인 갑의 동의를 얻어야만 하고 그 동의를 받지 아니하고 그 연합상표 또는 이와 동일성 범주 내의 실사용상표를 사용하면 갑에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 그 연합상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 상표적으로 사용한 이상은 그 사용 자체가 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제4항 소정의 연합상표의 '정당한 사용'이라고 인정한 원심의 판단은 정당하다(대법원 2001.11.27. 선고  98후2962 판결 참조). 따름 판례 : 상표법 제53조에 의하여 저작권자의 동의를 얻어야만 등록상표를 사용할 수 있음에도 저작권자의 동의 없이 등록상표를 사용한 경우라 하더라도, 저작권자에 대한 저작권 침해가 되어 손해배상채무라는 민사상의 책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 상표의 정당한 사용에는 해당한다(특허법원 2006.10.19. 선고  2006허2837 판결 참조). 따라서 맞는 말이다.
 
정답은 ④번이다.
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