[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 19장

특허뉴스 박진석 기자 | 기사입력 2017/11/01 [10:36]

[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 19장

특허뉴스 박진석 기자 | 입력 : 2017/11/01 [10:36]

Q. 甲과 乙은 2008년 5월 1일 공동으로 A를 발명하여 2009년 4월 1일 발명 Adp 대하여 공동으로 특허출원 X를 하였으나, 출원 후 乙은 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 甲의 동의 없이 2009년 6월 1일 丙에게 양도하였다. 이후 丙은 미공개 상태인 발명 A를 현저하게 개량시킨 발명 A'를 단독으로 완성하였고, 특허출원 X를 선출원으로 하여 국내우선권주장을 하면서 2010년 3월 2일 발명 A와 발명 A'에 대해서 단독으로 특허출원 Y를 하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 발명 A에 비하여 발명 A'은 진보성이 인정되며, 설문에서 제시된 사항 외의 다른 거절이유는 없는 것으로 한다)
 
① 甲과 乙이 공동출원한 특허출원 X는 丙의 특허출원 Y의 국내우선권주장의 기초가 된 선출원으로서 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하 간주되므로 특허를 받을 수 없다.

② 乙로부터 특허를 받을 수 있는 권리가 특허출원 후에 丙에게 승계되었으므로 특허출원인변경신고를 하여야 그 승계의 효력이 발생한다.

③ 丙이 출원한 특허출원 Y는 무권리자의 출원일뿐만 아니라 선출원주의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다.

④ 발명 A'은 발명 A에 비하여 진보성이 인정되므로 특허출원 Y는 특허를 받을 수 있다.

⑤ 丙의 특허출원 Y 중 발명 A에 관한 특허요건 판단시점은 2009년 4월 1일이다.
 
<관련 특허법 규정>
제33조(특허를 받을 수 있는 자) ②2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.
제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전등) ③특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.
제44조(공동출원) 제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.
 
<해설>
2008. 5. 1.  甲·乙 A 공동 발명
2009. 4. 1.  甲·乙 공동으로 특허X(A) 출원
2009. 6. 1.  乙이 丙에게 특허를 받을 수 있는 권리 양도 (甲의 동의 없음)
2010. 3. 2.  丙 특허Y(A+A') 출원 (특허출원 X 국내우선권 주장)
① 공동발명자는 특허를 받을 권리를 공유하고(제33조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없으므로(제37조), 甲의 동의없이 한 乙의 丙에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 무효이다. 따라서 甲과 乙은 여전히 공동으로 특허출원할 의무를 진다(제44조). 丙은 무권리자이므로 무권리자의 특허출원 Y는 무효이고 국내우선권주장도 무효이므로, 특허출원 X는 취하 간주되지 않는다. 따라서 틀린 말이다.
② 乙의 丙에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 甲의 동의가 없어 무효이다. 따라서 틀린 말이다.
③ 특허출원 Y는 무권리자인 丙에 의한 것이고, 甲과 乙의 공동의 특허출원 X는 취하 간주되지 아니하므로 선출원주의 위반이 된다. 따라서 맞는 말이다.
④ 무권리자의 출원이므로 특허를 받을 수 없다. 따라서 틀린 말이다.
⑤ 특허출원 Y가 적법하다면, 발명 A에 관한 특허요건 판단시점은 국내우선권주장 기초가 된 선출원의 출원일을 기준으로 하나, 특허출원 Y가 부적법한 이상 그러한 판단은 할 수 없다. 따라서 틀린 말이다.
 
정답은 ③번이다.
 
Q. 특허청구범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)
 
① 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.

② 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 청구항에 기재된 복수의 구성요소를 분해한 후 각각에 대하여 진보성 여부를 판단한다.

③ 특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 발명의 기술내용 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이다.

④ 특허청구범위에 기재된 사항만으로 출원발명의 기술적 구성을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재부분을 보충하여 기술내용을 확정한다.

⑤ 특허청구범위가 기능적 표현을 포함하는 경우에 심사관은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여 그렇지 않다고 인정되는 경우 특허법 제42조(특허출원) 제4항 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다.
 
<관련 법령>
특허법 제42조(특허출원) ④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.
1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
 
<해설>
① 특허법 제42조 제4항에 의한다. 따라서 맞는 말이다.
② 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고  2005후3284 판결 참조). 따라서 틀린 말이다.
③ 특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 청구항에 기재하도록 하고 있으므로, 특허청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조 제4항 및 제8항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이다. 따라서 특허를 받고자 하는 발명의 파악은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하며, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미·내용이 불명확한 경우에 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작할 수는 있으나 특허청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안 된다. 따라서 맞는 말이다.
④ 위 ③의 해설 참조 및 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되,거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고,특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고  2007다45876 판결). 따라서 맞는 말이다.
⑤ 특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구 범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고  2007후4977 판결). 따라서 맞는 말이다.
 
정답은 ②번이다.
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